Santiago, veintiocho de octubre de dos mil once. VISTOS: En este procedimiento especial N° 7244 - 10, regido por la Ley N° 19.039, la parte solicitante, GEOBIOTICS, INC., recurre de casación en el fondo, contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de uno de septiembre del año dos mil diez, escrita de fojas 490 a 492, que confirmó la decisión de primer grado, del Director del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, de diecisiete de octubre del año dos mil ocho, escrita a fojas 451, por la que se rechazó, definitivamente, la solicitud de patente de invención N° 2905-99, respecto de un proceso de biolixivación en pilas a altas temperaturas para minerales o concentrados sulfurados de cobre con microorganismos termófilos, en virtud que ésta no cumple con el artículo 35 de la Ley. Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación, según resolución de fojas 521. CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, el recurrente denuncia como infringidos los artículos 7°, 16 y 35 de la Ley N° 19.039, solicitando se invalide el fallo impugnado y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, que acepte a registro la solicitud de patente N° 2905-99. SEGUNDO: Que, según el recurrente, se comete infracción al artículo 7° de la Ley 19.039, por cuanto, no tuvo la oportunidad procesal para formular observaciones, respecto del análisis inventivo efectuado en el Informe Pericial N° 3, de fecha 12 de mayo del 2008, el cual sirvió de base para el rechazo de la presente solicitud, ya que, no se le confirió el traslado respectivo y en consecuencia, en la especie, se infringió la referida norma, impidiendo de este modo a su parte, ejercer su legítimo derecho a formular las observaciones que resultaban pertinentes sobre la respectiva materia, en tiempo y forma, lo que, obviamente, afecta su derecho a defensa. Que, en segundo término, se comete infracción al artículo 16 de la Ley 19.039, por cuanto se han vulnerado las reglas de la sana crítica. En efecto, la patente de autos fue solicitada y ya se encuentra concedida en Estados Unidos, Canadá, Australia y la Organización Africana de Propiedad Intelectual y en ninguno de estos países, la patente sufrió algún tipio de objeción por falta de nivel inventivo. Por lo tanto, aplicando estrictamente la lógica, los sentenciadores debieron ponderar que, al haber sido aceptada en distintas partes del mundo, países desarrollados en los que, la altura inventiva es, también, un requisito de patentibilidad, resultaba lógico concluir que, la invención de su representada sí posee nivel inventivo, pues de lo contrario, no se habría logrado patentar en los mencionados países. Es más, en ninguno de los países en que la patente ha sido solicitada, se ha invocado el documento D1, no ha sido considerado, ni siquiera, pertinente para afectar de alguna forma, el nivel inventivo de esta patente. Por lo anterior, también, se infringieron las máximas de la experiencia, pues si en ninguno de los países en los que se aceptó a registro la patente, se invocó el documento D1, entonces, aplicando la experiencia, tampoco, debió ser invocado en nuestro país.

Que, por otro lado, el errado y liviano análisis del perito queda aun más en evidencia, si se considera que, en los mismos informes se menciona que, el documento D1 corresponde a la solicitud de patente 714-94, que es equivalente a la patente US 5.246.486 de 1993, lo que no es efectivo; de una simple comparación y revisión, se observa que, la solicitud nacional 714-94, no corresponde al supuesto equivalente en Estado Unidos, sino que corresponde, a la patente de un producto farmacéutico. Por lo tanto, si los sentenciadores hubieren ponderado correctamente la prueba conforme a la sana crítica, se habría llegado a la lógica y necesaria conclusión que el informe de peritos N° 3, que sirve de base para el rechazo de la patente, adolece de graves errores y por lo mismo, no debió ser considerado al momento de pronunciarse sobre la concesión de la patente. Indica, por último, que los documentos D2 y D4, son distintos y ninguno de ellos enseña cómo construir una pila que tenga las propiedades descritas en la reivindicación N° 1. En consecuencia, de haberse ponderado correctamente los referidos documentos, conforme las reglas de la sana crítica, necesariamente se habría concluido que, éstos eran y son totalmente irrelevantes para una acertada resolución del asunto. Finalmente, respecto a la infracción al artículo 35 de la Ley 19.039, señala que, a la luz de la definición de la referida norma, resulta evidente que la determinación del nivel inventivo, es una cuestión subjetiva de carácter normativo que debe realizar el juez de la instancia, sobre la base de un criterio objetivo, cual es, la perspectiva de la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente y de acuerdo al nivel de conocimiento existente a la fecha de la prioridad y no a aquél al que hubiere evolucionado a la fecha del análisis pericial. Que ni el Tribunal, ni el informe del perito, sobre la base del cual se dictó la sentencia impugnada, contienen la determinación de dicho elemento objetivo y por lo mismo, la determinación de nivel inventivo y en este caso, de falta de nivel inventivo, se encuentra viciada. Sin perjuicio de lo anterior, la solicitud no puede estimarse obvia y por lo mismo, procede declarar que la misma posee nivel inventivo y teniendo nivel inventivo, la decisión de primer grado, que rechazó la solicitud, debió ser revocada por la de segunda instancia y en su reemplazo, reconocerse el nivel inventivo de la solicitud, concediéndose, en definitiva, la patente respectiva. Agrega que, si bien los documentos citados por el perito, son similares a la presente invención, es necesario destacar que, en el documento D4 (arte previo más cercano), no existe divulgación acerca de un proceso de biolixivación en pilas a alta temperatura para extraer cobre en la mena portadora de calcopirita de acuerdo a los pasos divulgados en la reivindicación N° 1. Por lo mismo, dadas las diferencias existentes entre los documentos citados y la presente invención, resulta imposible comparar los documentos en una tabla que evidencie el ?efecto sorprendente? del invento de autos, respecto del arte previo citado, tal como lo requirió el perito, en su tercer informe; requerimiento que, evidencia un anális is deficiente de su parte, por cuanto, el requerimiento de datos comparativos, además, de ser imposible de

realizar (procesos no son compatibles), corresponde en gran medida al trabajo que dicho perito debió realizar a la hora de practicar su informe y que no hizo. Que tanto el perito, como los jueces recurridos, exigieron a su representada el cumplimiento de obligaciones no contemplados en la ley para determinar si la solicitud de patente cumpliría el registro de altura inventiva, ya que, el ?efecto sorprendente?, no está contemplado en el artículo 35 de la ley, norma que establece que, ?se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica?, como se aprecia claramente, no se exige un efecto sorprendente. TERCERO: Que de la lectura del recurso es posible apreciar que, los reproches formulados contra el fallo impugnado, se relacionan con la forma como los jueces del fondo ponderaron los antecedentes, arribaron a las conclusiones que expresaron y, a partir de ello, resolvieron la controversia. Se trata, por ende, de un problema de valoración de la prueba y ponderación de los elementos fácticos del proceso, labor que corresponde llevar a cabo a los magistrados de la instancia y que este tribunal no puede revisar, a menos que se hayan desatendido las razones lógicas, científicas, técnicas o de experiencia en cuya virtud ha correspondido asignar valor o desestimar la eficacia de las probanzas. En este sentido, conviene igualmente recordar que si bien los jueces de la instancia son soberanos al establecer los hechos, no es procedente aceptar que en tal análisis puedan prescindir de elementos de convicción que están llamados a valorar, pues al hacerlo así, desde luego infringen las reglas de la sana crítica. CUARTO: Que, para una correcta solución del recurso en análisis, conviene precisar que el fallo impugnado, para determinar que la patente de autos no cumple con el requisito de nivel inventivo, lo hace, principalmente, fundado en el informe pericial, de fecha 12 de mayo de 2008. Así, en el considerando cuarto, expresa que:?En este orden de ideas, el apelante argumenta que en los documentos referidos, qu e dan cuenta del estado del arte previo (D1,D2 y D4), no se ha revelado, ni se puede deducir, un proceso de biolixivación a alta temperatura para extraer calcopirita como el descrito en la reivindicación 1. En el mismo sentido, argumenta que, ?en orden a mejorar la biolixivación en pila de calcopirita a una velocidad acelerada de lixiviación e incrementar el porcentaje de cobre lixiviado desde la pila se requiere introducir en la pila una adecuada cantidad de combustible durante la construcción de la misma. En caso contrario, es decir, si no fuere suficiente el combustible incluido en la pila, entonces la pila no se podría mantener a una temperatura por sobre los 50°C mientras se bióxido la calcopirita a menos que se proporcionase sustanciales cantidades de calor desde una fuente externa, lo cual hace el proceso económicamente prohibitivo. A este respecto, el solicitante encontró que el proceso puede típicamente ser realizado económicamente si la pila contiene al menos 10 Kg, más preferiblemente 30 Kg, de mineral sulfurado expuesto por tonelada de sólidos de la pila.? Que conforme lo expuesto precedentemente, está demostrado que como arte previo, se conocía la biolixivación en pila utilizando microorganismos termófilos; lo que no se conocía es, el proceso efectuado bajo las especiales condiciones que pretende el solicitante, con lo cual, resulta necesario

determinar si el referido proceso constituye un aporte en los términos exigidos por el artículo 35 de la ley del ramo, lo que constituye una cuestión de mérito que corresponde a estos jueces evaluar. Ahora bien, se acepta que un organismo termofílico es aquel cuya temperatura óptima de crecimiento se encuentra por sobre los 50°C, por lo que es claro que, la temperatura es un elemento esencial en cualquier proceso que pretenda el uso de este tipo de microorganismos. En esa medida, este único antecedente, por sí solo, es suficiente para estimar que la sola variación de la temperatura de la pila o del combustible necesario para producir y controlar el calor necesario, tendrá una incidencia determinante en el resultado que se pueda esperar de un proceso de esta naturaleza. Concordante con la anterior, la aparente exigencia establecida por éste a fojas 450 (459), en torno a que ?el solicitante deberá mostrar en una tabla co mparativa el efecto sorprendente del proceso de invención?, no debe ser entendida como la imposición de la obligación de acreditar la suficiencia, viabilidad o funcionamiento del proceso reivindicado o de hacer una estadística sobre el comportamiento empírico del proceso en cuestión, sino que, como la necesidad que enfrentó el perito de conocer, si estos efectos típicos, característicos y anticipables de la variación de la temperatura, se encontraban dentro de rangos normales y esperables o se excedían al punto de superar el estándar establecido por la ley para medir el nivel inventivo, cuestión que el perito se representa y verbaliza como ?el efecto sorprendente.? En este sentido, estos sentenciadores estiman que, la variación del rendimiento del proceso reivindicado, independiente de su viabilidad económica que no es una cuestión relevante para efectos de patente, es anticipable para un profesional de nivel medio en la materia, ya sea modificando el proceso conocido, incorporando mayores y mejores combustibles o derechamente, cambiando los elementos que conforman el proceso, por lo que, se comparte el razonamiento sobre la falta de nivel inventivo de la invención. En el considerando quinto, expone que: ?Confirma lo previamente expuesto, la observación del perito, en el sentido que, para que el proceso tuviese nivel inventivo, habría sido necesario tener claro que, las cantidades de sulfuro reivindicadas necesarias para mantener la temperatura del proceso de biolixivación no corresponden solo a un incremento, es decir, que a mayor concentración de sulfuros mayor cinética de lixiviación y por ende, mayor tiempo de duración de la biolixivación, lo que se traduce en una mayor recuperación de cobre. QUINTO: Que, conforme lo anterior, esta Corte advierte que, los jueces de segunda instancia habrían infringido las reglas de la sana critica, pues, al valorar la prueba, se centraron únicamente, en el tercer informe pericial rendido en autos, por el perito químico, Ángel Sanhueza Pinto, de fecha 12 de mayo del 2008, omitiendo toda referencia y por ende, razonamiento, acerca de los demás antecedentes aportados por el recurrente, en especial, los relacionados con la circunstancia de que, la patente solicitada en autos, ya había sido solicitada y concedida en Estados Unid os, Australia, Canadá y la Organización Africana de propiedad Intelectual, como dan cuenta los documentos acompañados a la solicitud y los de fojas 221 a 267, respectivamente, países en los que la altura inventiva es, también, un requisito de patentavilidad e

incluso más, en los cuales, el documento D1, ni siquiera fue considerado pertinente para afectar de alguna forma, el nivel inventivo de la patente; como tampoco, nada dicen respecto a que, el documento D1, que corresponde a la solicitud de patente 714-94, no corresponde al supuesto equivalente en Estados Unidos, sino que, corresponde a la patente de un producto farmacéutico y no como se indica en el informe pericial, que ésta es equivalente a la patente US 5.246.486, de 1993. Asimismo, no se pronuncian sobre las circunstancias de que los documentos D2 y D4, son distintos y ninguno de ellos enseña o a lo menos sugiere, cómo construir una pila que tenga las propiedades descritas en la reivindicación N° 1. Al contrario, los jueces de la instancia, haciendo caso omiso de la alegación del recurrente, en cuanto a que se vio impedido de ejercer su legítimo derecho a formular las observaciones que resultaban pertinentes sobre la materia, ya que, no se le otorgó el traslado respectivo, del referido informe pericial, infringiéndose de esta forma, lo dispuesto en el artículo 7 de la ley, lo que queda de manifiesto del mérito del proceso, en especial, de la resolución de fecha 04 de septiembre de ese año, que rola a fojas 445 (454), que tuvo por evacuado el informe aludido y la fecha de la sentencia de primera instancia, 17 de octubre del mismo año (fojas 451); se limitaron a hacer suyas y reproducir las observaciones contenidas en el referido informe, haciendo una somera alusión de lo argumentado por la recurrente, en relación al proceso de invención y a interpretar qué quiso verbalizar el perito, al indicar que ?el solicitante deberá mostrar en una tabla comparativa el efecto sorprendente del proceso de invención?, para concluir, en definitiva, que el referido proceso es anticipable para un profesional de nivel medio en la materia y en consecuencia, que comparten el razonamiento sobre la falta de nivel inventivo de la invención (considerando 4°), sin efectuar razonamiento alguno, lo mismo que el perito, sobre la base de qué criterio objetivo arribaron a tal conclusión. Que así las cosas, los jueces de la instancia, al considerar, únicamente, las razones técnicas dadas por el perito, para concluir que la presente solicitud de invención, carece de nivel inventivo, omitiendo toda consideración a los principios de la lógica y las máximas de la experiencia que correspondía aplicar, prescindiendo en su análisis, de los elementos de convicción que estaban llamados a valorar, han infringido las normas que gobiernan el sistema de ponderación judicial de la prueba que dispone el artículo 16 de la Ley 19.039. SEXTO: Que, el artículo 6 de la Ley 19.039, dispone que, en las solicitudes de patente de invención, entre otras, resulta obligatorio decretar la práctica de un informe pericial con el objetivo de verificar si se cumplen las exigencias establecidas en el artículo 32 de la ley, relativas a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Por su parte, el artículo 108 del Reglamento, dispone que, el informe pericial será considerado como un antecedente para la resolución del Jefe del Departamento. Que, conforme se desprende de las normas referidas, los jueces, al resolver el asunto controvertido, deben ponderar el informe pericial, el que constituye un antecedente más de aquellos que, se deberán valorar; es decir, la ponderación

debe serlo de manera global, abarcando todos y cada uno de los antecedentes allegados, ajustada a criterios de racionalidad y de la experiencia, que consideren el valor conjunto de todos ellos y no solo de uno o algunos, de manera que permitan resolver adecuadamente el asunto. SEPTIMO: Que, acorde con lo anterior, el artículo 35 de la Ley 19.039, dispone que, para determinar si una invención tiene nivel inventivo, se debe considerar si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica. Conforme la citada norma, resulta evidente que, el nivel inventivo corresponde a una determinación subjetiva que debe realizar el sentenciador sobre la base de un criterio objetivo, cual es, la perspectiva de una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente y de acuerdo al nivel de conocimiento existente a la fecha de la prioridad y no aquél al que hubiere evolucionado a la fecha de análisis pericial, criterio que, necesariamente, debía encontrarse plasmado en el informe pericial; lo que no ocurre en el caso de autos. En efecto, el perito no efectuó ninguna determinación previa, con el objeto de fijar la persona normal media versada en la materia sobre la cual efectuará el informe, ni consideró, al analizar el estado de la técnica, el nivel de conocimiento que de aquella, con anterioridad a la fecha de la presentación o de prioridad de la patente, la que correspondía a la US 09/212.579, de fecha 14 de diciembre de 1998; incluso, más, consideró documentos (D2 y D4), que han sido declarados impertinentes en todos los países donde la patente ha sido aceptada a registro, como consta de los antecedentes acompañados por la solicitante. A mayor abundamiento, el perito, en su tercer informe, respecto del cual, no se dio traslado al recurrente, aplica y exige a éste que, ?deberá mostrar en una tabla comparativa el efecto sorprendente del proceso de invención?; exigencia que no se encuentra prevista ni en la ley, el reglamento y circulares del INAP. Todo lo anterior demuestra que, al practicar su informe y hacer el análisis de nivel inventivo, no consideró, lo que correspondía precisamente su trabajo, todas y cada una de las características del proceso de la invención de autos, para compararlas con los procesos descritos en el arte previo. Que si bien es cierto, no puede pretenderse que sea el tribunal quien determine, sin recurrir a dictamen técnico alguno, el carácter de inventivo de la invención, no es menos cierto que, al analizar dicha opinión técnica debe hacerlo con un criterio objetivo, considerando todos y cada uno de los antecedentes allegados al proceso, razonado sobre unos y otros, de forma tal que, lo que resuelvan, en definitiva, se encuentre revestido de justificación suficiente y amparado por la legislación vigente, aplicable al caso. OCTAVO: Que, de acuerdo con lo anterior, los jueces de la instancia, al pronunciarse sobre el nivel inventivo de la solicitud, necesariamente, debieron efectuar un análisis exhaustivo, no solo de la opinión técnica del perito, contenida en su tercer informe, respecto del cual, como ya se dijo, no se dio traslado a la solicitante, quien no pudo hacer las observaciones pertinentes, lo que constituye una cl ara vulneración al derecho a defensa y que, por esa sola circunstancia, ya era cuestionable; sino que, también, de los dos informes

anteriores, sus respectivas observaciones y demás antecedentes allegados por el recurrente, durante el proceso, lo que les habría permitido arribar a una conclusión diversa sobre el asunto controvertido. Que por el contrario, los jueces fundan su resolución, basados únicamente en el tercer informe pericial, excluyendo del análisis, todo otro antecedente, en especial, aquél relativo a la aplicación y exigencia hecha por el perito, relativa al ?el efecto sorprendente?, respecto de la cual, solo se limitaron a tratar de explicar que fue lo qué quiso verbalizar el perito, sin emitir un pronunciamiento concreto sobre el particular, como debieron hacerlo, por tratarse de una clara infracción al artículo 35 de la ley. Que, al resolver el asunto controvertido, sometido a su decisión en la forma indicada, han infringido la norma en cuestión, lo que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo. NOVENO: Que, conforme a lo razonado precedentemente, el fallo impugnado ha infringido el artículo 16 de la Ley N° 19.039, con influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, en razón de que la errada apreciación de los antecedentes del proceso produjo la contravención formal del artículo 35 de la cita ley, pues se ha procedido a negar el registro de una solicitud, aplicando y exigiendo acreditar, para determinar el nivel inventivo, una categoría que van más allá de lo que requiere la ley. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764, 767 y 805 del Código de Procedimiento Civil, 17 bis B de la Ley N° 19.039, se acoge el recurso de casación en el fondo deducido en lo principal de la presentación de fojas 510, contra la sentencia de segunda instancia, de uno de septiembre de dos mil diez, escrita de fojas 490 a 492, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista. Regístrese y devuélvanse. Redactó el Ministro señor Nibaldo Segura Peña. Rol N° 7244-10

x3960 Pronunciado por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y los abogados integrantes Sres. Luis Bates H. y Alberto Chaigneau del C. No firman el Ministro Sr. Segura y el abogado integrante Sr. Bates, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica y ausente, respectivamente.

Autorizada

por

la

Ministro

de

Fe

de

esta

Corte

Suprema.

En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

SENTENCIA DE REEMPLAZO. Santiago, veintiocho de octubre de dos mil once. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo: VISTOS: Se reproduce el fallo en alzada, con excepción de sus motivos 4 y 5, que se eliminan. Asimismo, se reproduce lo razonado en los motivos tercero a octavo de la sentencia de casación que precede. Y TENIENDO, ADEMÁS, PRESENTE: Que la patente de invención solicitada por GEOBIOTICS, respecto de un proceso de biolixivación en pilas a altas temperaturas para minerales o concentrados sulfurados de cobre con microorganismos termófilos, posee nivel inventivo, por cuanto, de los documentos que dan cuenta del arte previo (D1, D2 y D4), no se ha revelado, ni se puede deducir, un proceso de biolixivación a alta temperatura para extraer calcopirita como el descrito en la reivindicación N° 1 y en consecuencia, la referida invención, al no resultar obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, superando el estándar establecido por la ley para medir el nivel inventivo, resulta plenamente patentable. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto por los artículos 16 y 35 de la Ley N° 19.039, se declara: Que se revoca la sentencia apelada, de diecisiete de octubre de dos mil ocho, escrita a fojas 451 y, en su lugar, se decide que se acepta a registro la solicitud de patente N° 2901-99. Regístrese y devuélvanse. Redacción del Ministro señor Segura P. Rol N° 7244-10.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Excma. Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Nibaldo Segura P., Jaime Rodríguez E., Rubén Ballesteros C. y los abogados integrantes Sres. Luis Bates H. y Alberto Chaigneau del C. No firman el Ministro Sr. Segura y el abogado integrante Sr. Bates, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con licencia médica y ausente,

respectivamente.

Autorizada por la Ministro de Fe de esta Corte Suprema.

En Santiago, a veintiocho de octubre de dos mil once, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.