MARCAS. SOFTWARE. Utilización de licencias sin haberlas adquirido. Carga de la prueba. DAÑOS. DAÑO MORAL. Reconocimiento a una sociedad. Rechazo. INDEMNIZACIONES. Acuerdo TRIP'S. Legislación aplicable. Determinación del monto de la indemnización. Moneda de pago. Aplicación del Dec. 704/2002 CAUSA 44/00 - "Microsoft Corporation c/ PARANA SA de Seguros s/varios propiedad industrial intelectual" CAUSA 1025/99 - "Microsoft Corporation y otros c/Parana Sociedad Anónima de Seguros s/ medidas preliminares y de prueba anticipada" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 02/05/2006

MARCAS. SOFTWARE. Utilización de licencias sin haberlas adquirido. Carga de la prueba. DAÑOS. DAÑO MORAL. Reconocimiento a una sociedad. Rechazo. INDEMNIZACIONES. Acuerdo TRIP'S. Legislación aplicable. Determinación del monto de la indemnización. Moneda de pago. Aplicación del Dec. 704/2002 CAUSA 44/00 - "Microsoft Corporation c/ PARANA SA de Seguros s/varios propiedad industrial intelectual" CAUSA 1025/99 - "Microsoft Corporation y otros c/Parana Sociedad Anónima de Seguros s/ medidas preliminares y de prueba anticipada" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 02/05/2006 "El perito en informática señaló en su dictamen que "es necesario adquirir licencias por las computadoras que deseen acceder al server", y detalló a fs. 683 las licencias faltantes. Pero no se trata sólo de licencias faltantes: el mismo experto señala que algunas computadoras tenían instalado software de la actora con números de licencia "111111111", lo cual constituye un fuerte indicio de que fueron instalados mediante una copia en la se adulteró el verdadero número de licencia. La actora no puede probar un hecho negativo -esto es, la falta de licencia- por lo que la carga de la prueba fue adecuadamente impuesta en la demandada." "El uso indebido de una marca no genera por sí solo un daño (cfr. causas 34438 del 2.11.95, 5822 del 23.12.96, 1889 del 12.10.00) y la actora no ha acreditado otro daño que el que proviene del empleo de sus licencias sin haberlas adquirido. Siendo por otra parte la actora una sociedad, la pretensión de que se la resarza por daño moral es inadmisible (cfr.causas 6348 del 30.6.78, 3081 del 28.4.80, 575 del 7.4.82, 284 del 10.8.90, 1611 del 27.8.91, 34438 del 2.11.95)." "El segundo agravio se relaciona con la condena a pagar los daños más los intereses, que la recurrente encuentra inadmisible por su carencia de efecto disuasorio. Pero el Acuerdo Trip´s no habla de disuadir sino de compensar, de donde la pretensión de la actora no puede tener acogida. Ella pregunta retóricamente si con este tipo de indemnización deberá verse obligada a litigar contra cualquier infractor, y me temo que -con este tipo de legislación- la respuesta correcta es la afirmativa." "En cuanto al agravio relativo a la indemnización por uso indebido de licencias. Ante todo, nunca podría concederse la suma de u$s 59899,55, mencionada en el memorial a fs. 773, pues ello implicaría fallar ultra petitio. En efecto: la actora precisó su reclamo a fs. 141 y estimó con exactitud este rubro en la cantidad de u$s 57799,30 (el reclamo total

corresponde a un monto superior, pero he desestimado ya los restantes rubros). Aclarado esto, me ocuparé de la cantidad de licencias faltantes. El Acuerdo Trip´s no obliga a un cálculo preciso de indemnización, sino sólo -como ya he dicho- a la compensación del perjuicio. Aplicando entonces con prudencia el artículo 165 del Código Procesal, sobre la base de los presupuestos acompañados en autos, estimo adecuado un resarcimiento de u$s 52000. Esto me lleva a justificar la moneda de pago." "Como bien recuerda la actora a fs. 769, las licencias Microsoft son importadas de los Estados Unidos, por lo que se trata de mercaderías cuyo valor se expresa en dólares. Esta circunstancia indica que la obligación de autos está excluida del régimen de conversión a pesos, en las condiciones del artículo 1, inciso g) del decreto 410/02, en la redacción que le asigna el decreto 704/02."

Texto Completo CAUSA 44/00 - "Microsoft Corporation c/ PARANA SA de Seguros s/varios propiedad industrial intelectual" CAUSA 1025/99 - "Microsoft Corporation y otros c/Parana Sociedad Anónima de Seguros s/ medidas preliminares y de prueba anticipada" - CNCIV Y COMFED - SALA I - 02/05/2006 En Buenos Aires, a los 2 días del mes de mayo de 2006, se reúnen en Acuerdo los Señores Jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden del sorteo efectuado, el doctor Martín Diego Farrell dice: La sentencia en recurso reseñó adecuadamente las circunstancias del caso que nos ocupa (fs. 729730)) por lo que a ella me remito en este aspecto, brevitatis causae.//Apelaron ambas partes. La demandada expresó agravios a fs. 763, contestados a fs. 777. La actora expresó agravios a fs. 765, sin que fueran contestados.El primer agravio de la demandada sostiene que no le es aplicable al sub examen el artículo 55 bis de la ley 11723 puesto que las medidas preliminares ocurrieron antes del dictado de la ley 25036. Sencillamente, la demandada ha incurrido aquí en un error cronológico. En efecto: el incidente de medidas preliminares (cfr. fs.54 vuelta de esos autos, que obran agregados como prueba) se inició el 17 de marzo de 1999, y la ley 25036, cuyo artículo 4 incorpora el artículo 55 bis a la ley 11723, fue promulgada el 6 de noviembre de 1998.El segundo agravio de la demandada cuestiona que se le obligue a demostrar que poseía las licencias de explotación. Debo recordar que el perito en informática señaló en su dictamen (fs. 682) que "es necesario adquirir licencias por las computadoras que deseen acceder al server", y detalló a fs. 683 las licencias faltantes. Pero no () se trata sólo de licencias faltantes: el mismo experto señala a fs. 697 que algunas computadoras tenían instalado software de la actora con números de licencia "111111111", lo cual constituye un fuerte indicio de que fueron instalados mediante una copia en la se adulteró el verdadero número de licencia.-

La actora no puede probar un hecho negativo -esto es, la falta de licencia- por lo que la carga de la prueba fue adecuadamente impuesta en la demandada.El agravio relativo al monto de la indemnización lo trataré conjuntamente con los vertidos en el memorial de la actora, y el agravio vinculado a las costas lo consideraré al final del voto. Paso, pues, a los agravios de la contraparte.Hay dos de ellos que no pueden ser atendidos. El primero se refiere a la indemnización por un supuesto daño marcario. El uso indebido de una marca no genera por sí solo un daño (cfr. causas 34438 del 2.11.95, 5822 del 23.12.96, 1889 del 12.10.00) y la actora no ha acreditado otro daño que el que proviene del empleo de sus licencias sin haberlas adquirido. Siendo por otra parte la actora una sociedad, la pretensión de que se la resarza por daño moral es inadmisible (cfr.causas 6348 del 30.6.78, 3081 del 28.4.80, 575 del 7.4.82, 284 del 10.8.90, 1611 del 27.8.91, 34438 del 2.11.95).El segundo agravio se relaciona con la condena a pagar los daños más los intereses, que la recurrente encuentra inadmisible por su carencia de efecto disuasorio. Pero el Acuerdo Trip´s no habla de disuadir sino de compensar, de donde la pretensión de la actora no puede tener acogida. Ella pregunta retóricamente si con este tipo de indemnización deberá verse obligada a litigar contra cualquier infractor, y me temo que -con este tipo de legislación- la respuesta correcta es la afirmativa.Voy ahora al agravio relativo a la indemnización por uso indebido de licencias. Ante todo, nunca podría concederse la suma de u$s 59899,55, mencionada en el memorial a fs. 773, pues ello implicaría fallar ultra petitio. En efecto: la actora precisó su reclamo a fs. 141 y estimó con exactitud este rubro en la cantidad de u$s 57799,30 (el reclamo total corresponde a un monto superior, pero he desestimado ya los restantes rubros). Aclarado esto, me ocuparé de la cantidad de licencias faltantes.No es claro el método utilizado por el Señor Juez para calcular la indemnización de este rubro. Es cierto que a fs. 131 mencionó las constataciones de las medidas preliminares, pero no repite este aserto en su estimación de fs. 731 vuelta/732. Hay una diferencia clara entre lo detectado en las medidas preliminares y lo constatado por el perito, lo cual el experto pone de manifiesto a fs. 533/34, y calcula luego con precisión a fs. 535. La pericia fue realizada con más detenimiento y exactitud, por lo cual tiene ventajas que permiten preferirla frente a las medidas aludidas.De todos modos, existen diferencias entre lo calculado por la actora a fs. 141, lo calculado por el perito a fs. 404 y lo calculado por el consultor a fs. 533/39 (cálculo frente al cual tiene precedencia el del perito). Agrego a esto que el propio consultor señala a fs. 543 que "la mayoría" -no todo- del software carecía de licencia. A fs. 141 las licencias faltantes eran 122;; a fs.404 se habla de 109, pero se le agregan otras derivadas de un eventual vencimiento de las licencias temporales, vencimiento que de hecho se produjo, como bien recuerda el Señor Juez a fs.731.El Acuerdo Trip´s no obliga a un cálculo preciso de indemnización, sino sólo -como ya he dicho- a la compensación del perjuicio. Aplicando entonces con prudencia el artículo 165

del Código Procesal, sobre la base de los presupuestos acompañados en autos, estimo adecuado un resarcimiento de u$s 52000. Esto me lleva a justificar la moneda de pago.Como bien recuerda la actora a fs. 769, las licencias Microsoft son importadas de los Estados Unidos, por lo que se trata de mercaderías cuyo valor se expresa en dólares. Esta circunstancia indica que la obligación de autos está excluida del régimen de conversión a pesos, en las condiciones del artículo 1, inciso g) del decreto 410/02, en la redacción que le asigna el decreto 704/02.Finalmente, como ya había anticipado, me ocuparé del tema de las costas. A fs. 141 la actora no sujetó su reclamo a la fórmula "lo que más o menos surgiera de la prueba a producirse", y -de hecho- su reclamo prosperó por un monto sustancialmente menor, habiéndose rechazado varios de los rubros que ella pretendía que se resarcieran. Pero también ha de tenerse en cuenta que la demandada negó su responsabilidad por el suceso de autos, y esta negativa incide sustancialmente en la distribución de las costas. Atendiendo a lo expuesto, creo que las costas de ambas instancias deben imponerse en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora.Voto, pues, para que se confirme la sentencia en recurso en lo principal que decide, y se la modifique en a) el monto de la condena, que se fija en cincuenta y dos mil dólares, y b) las costas de primera instancia, que se imponen en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora, así como las de Alzada.Los jueces Francisco de las Carreras y María Susana Najurieta adhieren al voto que antecede.En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo precedentemente transcripto, el Tribunal RESUELVE:confirmar la sentencia en recurso en lo principal que decide, y modificarla en a) el monto de la condena, que se fija en CINCUENTA y DOS MIL dólares (USS 52.000), y b) las costas de primera instancia, que se imponen en un 80% a la demandada y en un 20% a la actora, así como las de Alzada.Regístrese, notifíquese, agréguese copia certificada de la presente en la causa 1025/99 y devuélvase.//Fdo.: Francisco de las Carreras - Martín Diego Farrell - María Susana Najurieta

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