1. MODELO DE NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA .1

Definición de “Tecnología”

Las definiciones del concepto de “tecnología” son muy variadas, pero resulta importante determinar cuáles son las diferentes modalidades susceptibles de ser englobadas dentro de un mismo concepto genérico. Como bien lo afirma Carlos Osorio M., “si se le pregunta a un empresario qué entiende por tecnología, es común encontrar una respuesta que invoque a las máquinas y a las herramientas como los testimonios de la tecnología… Pero si la pregunta le llega al director de un laboratorio de investigación y desarrollo, la respuesta puede ser otra, y sin embargo estamos hablando de lo mismo, en este caso la tecnología sería ciencia aplicada.”1 Según el Diccionario de la Real Academia, tecnología es “El conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial.” En el Diccionario de María Moliner, la tecnología es definida como “Conjunto de conocimientos y medios técnicos aplicados al desarrollo de una actividad; particularmente, industrial.” El Tribunal Económico Administrativo Central español ha definido la tecnología como “El conjunto de conocimientos específicos que permiten la modernización de los sistemas productivos, a través de la aplicación del desarrollo científico a las actividades agrarias, industriales y de servicios.”2 Para Quintanilla, la tecnología se define como “Sistemas de acciones intencionalmente orientados a la transformación de objetos concretos, para conseguir de forma eficiente un resultado valioso.”3 Para González de Heredia, tecnología es “el conjunto de conocimientos e información propios de una actividad que pueden ser utilizados en forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de productos, o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global.”4 La Decisión 84 de la Comunidad Andina define tecnología como “el conjunto de conocimientos indispensables para realizar las operaciones necesarias para la transformación de insumos en productos, el uso de los mismos o la prestación de servicios.”

1 OSORIO M., Carlos. “Aproximaciones a la Tecnología desde los enfoques en CTS”. OEI-Programación-CTS+1- Sala de Lectura. 2 Citado por López Guzmán, Fabián, LOPEZ GUZMAN, Fabián. “Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda.., 2002ob.cit., pg. 30 3 Citado por OSORIO M., Carlos, ob. Cit., pag 5 4 GONZALEZ DE HEREDIA VILLASEÑOR, Miguel Angel. “Análisis de la Evolución de un Conjunto de Tecnologías Relacionadas para el Desarrollo de Servicios Móviles”.

Para Juan José Miranda Miranda, tecnología es “la aplicación de los conocimientos científicos y empíricos a procesos de producción y distribución de bienes y servicios.”5 De las definiciones expuestas, podemos extraer unos elementos comunes que permiten la caracterización de la tecnología como término genérico: v Se trata de un conjunto de conocimientos, medios técnicos e información propios de una actividad, que incluyen tanto herramientas o artefactos, como ciencia aplicada y sistemas complejos. v Esos conocimientos se traducen en resultados que implican una mejor manera de hacer algo. v Los conocimientos que integran la tecnología tienen aplicación industrial o comercial. v Requieren la posibilidad de repetirse, de utilizarse sistemáticamente. v Comprenden diversas prestaciones específicas, que normalmente constituyen manifestaciones de la propiedad industrial (invenciones, secretos empresariales), pero que no están limitadas a ellas.

.2

Tipos de tecnología

Algunos términos de uso frecuente en materia de calificación de tecnología son los siguientes6:

.2.1.

Con relación a la especificidad de los conocimientos

a)

Tecnología medular: Conjunto de conocimientos que son inherentes o específicos y que caracterizan un proceso productivo o la prestación de un servicio.

b)

Tecnología periférica: Conjunto de conocimientos que no son específicos para la elaboración de un producto o proceso o la prestación de un servicio, pero que son necesarios para la aplicación de la tecnología medular dentro de actividades de producción de bienes o servicios o aun en la generación de otros conocimientos.

.2.2. a)

Con relación a la época de utilización de la tecnología Tecnología primitiva: Es la tecnología propia de los siglos anteriores, como el telar manual, el arado con bueyes o los teléfonos

5 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Glosario. 6 MIRANDA, MIRANDA, Juan José. Glosario.

b)

Tecnología intermedia: Es la tecnología situada entre la tecnología primitiva o tradicional y la tecnología moderna.

c)

Tecnología moderna: Se dice de la tecnología producida en los últimos decenios.

Imágenes tomadas de: www.imágenes.google.com.co y de www.goma2.com/telefonos

.2.3.

Con relación a la actualización de la tecnología

a)

Tecnología de punta: Es la tecnología más reciente, aún en proceso de experimentación. Es muy intensiva en el uso de capital.

b)

Tecnología atrasada: Es un concepto que hace relación a la aparición de tecnologías más recientes, que se suponen más productivas por hombre empleado. La tecnología atrasada no es necesariamente obsoleta, dado que puede utilizar menos trabajo pero más capital.

c)

Tecnología obsoleta: Es la que ha sido completamente superada por otra más reciente, en el sentido de que esta última necesita menos capital, menos trabajo, o menos de ambos, para producir la misma cantidad.

.2.4.

Con relación a su finalidad

a)

Tecnología de proceso: Es el conjunto de las condiciones, procedimientos u formas de organización necesarias para combinar insumos, recursos humanos y bienes de capital de manera adecuada para producir un bien o servicio.

b)

Tecnología de producto: Es el conjunto de normas, especificaciones, requisitos generales de la calidad y presentación de un bien o servicio.

c)

Tecnología de equipo: Es el conjunto de características y especificaciones necesarias que deben tener los bienes de capital.

d)

Tecnología de operación: Es el conjunto de normas y procedimientos utilizados para asegurar la calidad, confiabilidad, seguridad física y durabilidad de la planta productiva y de sus productos.

.2.5.

Con relación a su disponibilidad

a)

Tecnología secreta: Es la poseída por una persona natural o jurídica y cuyo uso por parte de terceros es prohibido, dado por el derecho al secreto que el poseedor guarda como conocimiento no patentado.

b)

Tecnología patentada: Es la poseída por una persona natural o jurídica y cuyo uso por parte de terceros es prohibido, dado por el derecho conferido por la patente.

c)

Tecnología libre: Es la que está a disposición de cualquier persona que la quiera usar.

.2.6.

Otros términos de frecuente utilización

a)

Tecnología empaquetada: Es el conjunto de tecnologías, generalmente provenientes de distintas fuentes, necesarias para la puesta en marcha de un proyecto, presentadas por un solo contratista que ha atado o “empaquetado” diferentes tecnologías para ser negociadas.

b)

Tecnología limpia: Tecnología poco contaminante, intensiva en el uso de recursos abundantes del país donde se emplea (mano de obra, recursos naturales) y poco intensiva en el uso de recursos importados.

.3

Identificación de la tecnología propia

Toda empresa de base tecnológica tiene una tecnología medular, consistente en el conocimiento esencial que se convierte en el eje conductor del desarrollo empresarial. La tecnología medular es, precisamente, el componente de conocimiento dominado por los emprendedores de la empresa y que se convierte en el motor de innovaciones continuas. La empresa de base tecnológica no se enfoca en el producto, sino en la capacidad del equipo de trabajo de generar nuevos desarrollos a partir de la tecnología medular.

Para poder competir exitosamente, las empresas deben ser capaces de identificar sus innovaciones. Aún cuando esto pueda parecer muy obvio, muchas empresas, grandes y pequeñas, encuentran dificultades en reconocer sus desarrollos. Las empresas cuyo negocio es inventar y desarrollar nuevos productos y procesos, generalmente tienen una ventaja sobre las demás en este aspecto, puesto que tienden a estar estructuradas y equipadas para identificar, con la mayor anticipación posible, innovaciones que tengan un mercado potencial. Las demás empresas, en cambio, necesitan tomar ciertas medidas para asegurarse de que identifican sus innovaciones y, además, toman una decisión acertada sobre la forma más conveniente de protegerlas.

Medidas que pueden resultar efectivas para la identificación de innovaciones en la empresa: v La responsabilidad de manejar la política, estrategia y procedimiento de la Propiedad Intelectual de la empresa debe estar en cabeza de un directivo. v Debe entrenarse al personal que realiza actividades de investigación y desarrollo hasta un grado que les permita alertar a las directivas sobre posibles innovaciones. v Debe mantenerse registros y notas sobre el desarrollo y aplicación de ideas innovadoras. v Puede integrarse un equipo interno, externo o combinado que tenga como función identificar las innovaciones y asesorar en la evaluación del valor del mercado de esa innovación frente a los costos en que se incurrirá para su protección.

El siguiente cuestionario puede resultar de utilidad para identificar y evaluar una innovación: 1.

¿La innovación implica una mejor utilización de los recursos humanos, físicos y financieros de la empresa para satisfacer la necesidad específica?

2.

¿La innovación soluciona un problema fundamental o accesorio?

3.

¿Se requirió un salto de creatividad para generar el nuevo producto o proceso?

4.

¿La innovación tiene beneficios claros y sustanciales?

5.

¿Hay evidencia real de que la innovación puede funcionar y servir a gran escala?

6.

¿Requiere la innovación el uso de tecnología inaccesible, personal altamente calificado o recursos enormes de capital?

.4

Creación de unas políticas empresariales de Propiedad Industrial

Tanto las empresas comerciales, como las dedicadas a la investigación y desarrollo, obtendrán un beneficio de proteger la tecnología resultante de sus esfuerzos. Es importante, entonces, como un paso posterior a la identificación de las innovaciones, asegurarse de reconocer y obtener la protección más adecuada. Determinar las políticas, estrategias y procedimientos de Propiedad Intelectual es una tarea que requiere de un conocimiento completo de la empresa, de sus fortalezas y debilidades y de su potencial de desarrollo futuro, así como un conocimiento de la Propiedad Intelectual. El directivo encargado de determinar estas políticas deberá plantearse una serie de interrogantes, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: a)

¿La innovación deberá ser protegida por patente o por secreto empresarial?

La protección por patente puede resultar conveniente en cualquiera de los siguientes casos: v Para proteger la tecnología que se ha desarrollado y las inversiones que se van a hacer para desarrollarla. v Para asegurarse de que su campo de investigación y desarrollo no se cierre como consecuencia de un grupo de patentes solicitadas por un tercero.

La protección por secreto empresarial, el cual desarrollaremos en el Capitulo IV, puede resultar conveniente en los siguientes casos: v Cuando el secreto no es patentable. v Cuando es muy probable que la información pueda mantenerse secreta durante un período de tiempo mayor a 20 años. v Cuando el secreto no se considera suficientemente valioso como para ser objeto de patente. v Cuando el secreto se refiere a un proceso de fabricación, no a un producto, ya que los productos son más susceptibles de ingeniería inversa. b)

Si se va a proteger por la vía de patente, ¿cuánto desarrollo requiere todavía y cuánto se debe esperar para solicitar la patente?

La decisión de solicitar la patente en una etapa muy temprana puede traer como consecuencia negativa la necesidad de incurrir en costos altos de protección que no podrán ser recuperados hasta mucho tiempo después. Por otra parte, la decisión de esperar mucho tiempo antes de solicitar la patente puede implicar que un tercero se adelante a hacerlo.

Es muy importante tener en cuenta que si se solicita la patente y después se ve que la comercialización está aún muy lejana, es posible desistirla antes de que se haga pública (un máximo de 18 meses). c)

Además del país de origen, ¿se debe buscar la patente en otros países?

La respuesta a esta pregunta va a depender de una serie de consideraciones, tales como la capacidad económica de la empresa (patentar a nivel internacional es costoso), la posibilidad de acceder a mercados remotos, el tamaño del mercado objetivo y la confiabilidad del sistema de Propiedad Industrial del país al cual se quiere llegar. Adicionalmente, si se decide patentar en otros países, se requiere evaluar qué sistema resulta más favorable para hacerlo, si país por país, o a través del PCT, decisión que va a depender en gran parte del número de países objetivo.

d)

¿Puede la empresa asumir el costo de proteger sus derechos de Propiedad Industrial?

La determinación de una política de Propiedad Industrial no termina al tomar la decisión de patentar una invención o de registrar una marca. De nada vale adquirir el derecho si después no se cuenta con los medios económicos para defenderlo. Esto no significa que solicitar una patente implique necesariamente irse a costosos pleitos en todos los casos de presunta infracción. Lo que significa es que una política de Propiedad Intelectual dentro de una empresa debe determinar cuál va a ser su posición en este sentido y esa posición debe responder a consideraciones que van más allá del simple costo. Así, por ejemplo, la decisión puede ser la de obtener una patente que recaiga sobre la tecnología medular de la empresa y enfocarse en hacer más sólida la posición en el mercado y, potencialmente, en obtener regalías por licenciamiento, sin que exista interés en perseguir a otras compañías por potenciales infracciones. Esta posición puede fundamentarse en que las compañías competidoras son muy grandes y cuentan con recursos casi ilimitados para enzarzarse en largos y costosos litigios. Ejemplo7 La empresa TiVo adoptó esta posición con, aparentemente, buenos resultados. TiVo es una empresa mediana, localizada en California y creada en 1997. TiVo creó una grabadora digital que permite detener (poner pausa), devolver y grabar programas de televisión en vivo que están siendo transmitidos al televisor del usuario. La decisión de TiVo de no perseguir a potenciales infractores se basó en que su principal competidor en el mercado es Microsoft. Por tal razón, decidió más bien utilizar sus recursos en solidificar su posición en el mercado y en diseñar una estrategia de licenciamiento que le permita obtener recursos para nuevos desarrollos.

7 McCOMBS y EHMKE. “Patents as Part of the Business Strategy”. University of Texas School of Law, 2001

Otra posibilidad es tomar una posición agresiva en la defensa de las patentes frente a los competidores, lo cual puede traducirse en publicidad positiva y en un incentivo adicional para que terceros quieran obtener licencias. Se traduce también en costos legales altos. Ejemplo8: RAMBUS, Inc. es un desarrollador de tecnología de módulos de memoria RAM en la industria de los semiconductores. En 1992, Rambus divulgó un nuevo tipo de RAM conocido como RDRAM. Si bien el RDRAM es capaz de manejar la información más rápidamente que otros tipos de chips RAM, la producción de RDRAM es mucho más costosa que la de los demás. En consecuencia, la tecnología de Rambus, más avanzada pero más costosa, no ha podido ganar aceptación en el mercado. Rambus eligió la estrategia de buscar hacer efectivas sus patentes contra sus competidores, con el fin de aumentar los costos de los productos competidores a través de extraerles regalías por licencias y de obligarlos a incurrir en costos de defensa. En efecto, enfrentadas a la necesidad de defenderse en un pleito, o como consecuencia de una decisión judicial, los competidores de RAMBUS pueden optar por obtener una licencia de éste, lo cual necesariamente se va a reflejar en un mayor costo de su producto. Una tercera posibilidad es la de crear una “alianza de patentes” (patent pool), que es una figura que puede aparecer cuando dos o más compañías son titulares de patentes sobre algún componente importante de la tecnología y dichas compañías se unen para formar una tercera, quien adquiere la titularidad de todas las patentes y las licencia a las compañías originales y a terceros. Esta figura no significa que la compañía pueda evitar totalmente el tener que iniciar (o defender) acciones de infracción, pero, de todas maneras, minimiza el riesgo y puede proporcionar unas ventajas considerables. Ejemplo9: MPEG LA es el nombre de una familia de estándares utilizados para codificar información audiovisual en un formato digital comprimido. Algunas utilizaciones claves de la tecnología MPEG son los DVD y la televisión digital por satélite. Muchas compañías han desarrollado y son propietarias de patentes que reivindican porciones de los estándares MPEG. Sin embargo, ninguna de ellas es dueña de una patente o de un portafolio de patentes que permita a un licenciatario potencial manufacturar un producto de conformidad con el estándar MPEG. En vista de esto, un grupo de compañías se unieron y formaron MPEG LA, una compañía de responsabilidad limitada domiciliada en Delaware. Cada uno de los titulares de patentes concedió a MPEG LA una licencia que le permite sub-licenciar. Las compañías acordaron que el contrato de licencia sea idéntico para todos los licenciatarios, incluidas ellas mismas. En cuanto a distribución de regalías, acordaron una repartición proporcional basada en el número de patentes aportada por cada una.

8 Idem 9 Idem

MPEG LA no defiende sus patentes contra potenciales infractores. Por el contrario, los titulares de las patentes son quienes se encargan de la defensa.

.4.1.

Planes de negocio

Una vez que la tecnología está lista, el énfasis se traslada a llevar esa tecnología al mercado. Un factor clave que diferencia a los buenos empresarios es la capacidad de “vender” el nuevo concepto en un plan de negocio. Este plan de negocio demuestra convincentemente porqué se debe financiar el nuevo proyecto. Para ser aceptado por una incubadora de negocios o para atraer inversionistas, un plan de negocio debe mostrar la coherencia de la idea de negocio. Debe suministrar evidencia creíble de una demanda efectiva o potencial para los productos o servicios, la superioridad de los nuevos productos o servicios sobre los de la competencia y los pasos que se han tomado para protegerlos de la competencia desleal. Todo plan de negocio debe incluir las siguientes partes10: a)

Resumen ejecutivo: Esta sección debe resumir el plan de negocio y capturar el interés del potencial inversionista, con el objetivo de que lea el documento completo. Es importante aclarar de qué se trata el negocio y “traducir” la tecnología a un lenguaje claro. Si el potencial inversionista no puede entender o le cuesta trabajo descifrar el plan de negocio, no invertirá en la tecnología. Recomendación: el resumen ejecutivo no debe ser más largo de 2 o 3 páginas.

b)

Historia de la compañía: Esta sección debe incluir la estructura legal de la compañía, un resumen de sus productos o servicios, la misión de la empresa, su estrategia de negocios, su localización, los contratos y alianzas que tiene o espera tener, sus clientes. Recomendación: Los individuos claves dentro de la empresa deben ser mencionados, pero sus Hojas de Vida y otros detalles no deben ir en esta sección.

c)

Productos y servicios: Es importante comenzar por una breve descripción que suministre una base para entender la tecnología y su potencial de mercado. Después se describen los productos y/o procesos en que se usará la nueva tecnología; sus ventajas; y, lo más importante, en qué beneficia y a quién; las líneas de producción; qué servicios y soporte se ofrecerá; investigación y desarrollo en curso, y planes futuros. Recomendación: La habilidad de entender la tecnología y articularla en el contexto de un nuevo proyecto, junto con todos los elementos necesarios para crear un negocio viable a su alrededor es lo que diferencia un plan de negocio de una disertación en tecnología.

d)

Análisis de mercado: Este análisis demuestra qué tan bien conoce el empresario su mercado y sus clientes potenciales. Debe demostrar por qué los mercados adquirirán la nueva tecnología y sus aplicaciones, sustentado en hechos y cifras. Esta sección también debe incluir una referencia a la competencia y a cómo el nuevo negocio será diferente y/o cuáles son sus ventajas competitivas. Un error común es afirmar que “no tenemos competencia”. Si la tecnología y el negocio valen la pena, pronto tendrá competidores, en

10 CULLER, G. Kip. “Out of the Lab and into the marketplace: It’s About a Business Plan”. LES NOUVELLES, Diciembre de 2001.

consecuencia es importante analizar la competencia potencial. Recomendación: Es importante analizar detalladamente las barreras de entrada que pueden favorecer a la empresa frente a sus competidores, tales como las patentes. e)

Mercadeo y ventas: Aún para productos totalmente innovadores, con una demanda de mercado inmediata, el mercadeo y las ventas son claves para el éxito. Esta sección es la explicación de cómo interactúa la compañía con sus clientes y cómo llega el producto a esos clientes. Debe incluir los medios y formas como se va a mercadear el producto (venta puerta a puerta, representantes de venta, telemercadeo, correo directo u otros medios). También se puede hacer referencia a publicidad, promociones, patrocinios, programas de comisiones. También debe incluir precio estimado y cómo será posicionado el producto o servicio.

f)

Operaciones: Es una visión de cómo opera el negocio día a día. Incluye cómo se manufacturarán los productos, cómo se empacarán, cómo se llevarán los inventarios. Otros elementos que deben aparecer en esta sección son los sistemas que se van a necesitar.

g)

Administración: En esta sección se debe especificar la experiencia del equipo directivo, incluyendo resúmenes de sus hojas de vida, y se debe especificar cuál es la responsabilidad de cada uno. Si hay posiciones que aún están vacantes, es importante decirlo y especificar cuál es el perfil para asumirlas.

h)

Finanzas: Esta sección debe incluir el capital requerido, sustentado por flujos de caja, balances y estados de pérdidas y ganancias proyectados para un período de 3 a 5 años. No es recomendable anexar simplemente un presupuesto, ya que los inversionistas no están interesados en donar dinero, sino en invertirlo. Si la empresa ya está operando, es una buena idea incluir los resultados de los últimos 3 años.

Plan de Negocios

Resumen Ejecutivo Historia de la Compañía Productos y Servicios Análisis de Mercado. Mercadeo y ventas Operaciones Administración Finanzas

Lista de chequeo para verificar la correcta inclusión de los Derechos de Propiedad Industrial en un Plan de Negocio 1.

¿Qué activos de Propiedad Intelectual posee la empresa?

2.

¿Cuál es el estado del portafolio de la Propiedad Intelectual de la empresa?

3.

¿Cómo protege la empresa sus activos de Propiedad Intelectual?

4.

¿Qué importancia tienen esos activos de Propiedad Intelectual en el éxito de la empresa?

5.

¿Es la empresa la titular de los activos de Propiedad Intelectual que necesita para ser exitosa, o debe depender de los activos de otro?

6.

¿Cuál es el portafolio y la estrategia de Propiedad Intelectual de la competencia?

7.

¿Cuál es el portafolio y la estrategia de Propiedad Intelectual de la empresa?

.4.2.

Monitoreo tecnológico

Otro aspecto que no puede ser descuidado por una empresa de base tecnológica es el llamado “monitoreo tecnológico” o “vigilancia tecnológica”. El monitoreo tecnológico tiene dos objetivos básicos: v Conocer el estado de la técnica en el sector de interés. v Asegurarse de que terceros no están infringiendo los derechos de Propiedad Industrial de la empresa.

.4.3.

Conocimiento del estado de la técnica en el sector de interés.

El monitoreo tecnológico es la búsqueda, detección y análisis de informaciones orientadas a la toma de decisiones sobre amenazas y oportunidades externas en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Su objetivo es detectar qué está sucediendo en una determinada área tecnológica: qué temas se están investigando, cuáles son las líneas de investigación emergente, cuáles son las empresas líderes. Las empresas de base tecnológica deben preocuparse por la forma organizada, efectiva y permanente de captar información del exterior, analizarla y convertirla en conocimiento.

Una adecuada vigilancia tecnológica permite: v Detectar oportunidades de alianzas, inversión y comercialización. v Estar alerta a los desarrollos que pueden repercutir o amenazar el mercado de la empresa y que pueden provenir del mismo sector o de sectores diferentes al de la empresa. v Ayudar en la toma de decisiones sobre investigación y desarrollo: a qué campos enfocarse y cuáles abandonar. v Determinar cambios en las políticas de Propiedad Industrial. v Incorporar nuevos avances tecnológicos a los propios productos y procesos.

Ejemplo: Whirpool Co. tuvo conocimiento de las innovaciones en la industria textil consistentes en tejidos que no requerían planchado, a partir de un proceso de aplicación de resinas con curado retardado. Con base en esta información, adquirida mucho antes de que los tejidos entraran al mercado, Whirpool pudo lanzar la nueva lavadora y secadora con ciclos para este nuevo tejido apenas cuatro meses después de que la fibra saliera al mercado, obteniendo así una ventaja de años sobre sus competidores. Este es un claro ejemplo de las ventajas de vigilar sectores diferentes pero relacionados. Ejemplo: Hewlett Packard detectó a principios de los 80 las nuevas aplicaciones electrónicas derivadas de la emergente tecnología láser de Canon. Este conocimiento oportuno le permitió lograr una alianza con Canon para utilizar la nueva tecnología en las impresoras Laserjet, obteniendo así una ventaja competitiva importante. Las principales fuentes de información para un adecuado monitoreo tecnológico son las siguientes:

a)

Los Bancos de Patentes.

La importancia de las patentes como fuente de información técnica no debe ser desestimada. En efecto, las patentes contienen información que no es posible encontrar en ningún otro lugar o, que de encontrarse, lo es tras una demora sustancial. Es un hecho que dos terceras partes de las invenciones técnicas patentadas no se encuentran descritas en ningún documento diferente a la patente. Por ejemplo, tanto la televisión como el motor de jet fueron descritos en la literatura de patentes 10 y 5 años, respectivamente, antes de ser conocidos por otras fuentes. La información tecnológica más novedosa está contenida en las patentes. Cualquier otro tipo de literatura, como ponencias, seminarios, conferencias, artículos o libros ofrecen información más antigua o diferentemente enfocada. Se estima que el 75% de la información revelada en las patentes no vuelve a publicarse en otros medios.

Los beneficios de los documentos de patentes como medios de divulgación del avance tecnológico pueden sintetizarse así: v Transmiten la información más reciente. v Tienen una estructura uniforme a nivel internacional. v Divulgan la información tecnológica de un sector determinado. v Contienen información que no se difunde en otro tipo de bibliografía. v Contienen un resumen que permite obtener rápidamente una idea acerca del contenido de la patente sin tener que leer el documento completo. v Están ordenados según un sistema de clasificación único. v Indican el nombre y dirección del solicitante, inventor y titular. v Llevan una fecha de la cual pueden inferirse conclusiones relativas a la antigüedad de las invenciones, o a la vigencia del derecho otorgado. v Divulgan información detallada acerca de las posibilidades de aplicación práctica en la industria. v La informática ha permitido el archivo y fácil acceso a millones de documentos, así como su localización y recuperación inmediata. El Banco de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia cuenta con colecciones de documentos de patentes de diferentes países, los cuales se encuentran clasificados por temas y sectores tecnológicos que permiten consultar el texto completo de los documentos. Cuenta con las colecciones en texto completo de la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), la Oficina Americana (Patent Images y USOPT), y la Oficina Española (EP-ES). Este servicio puede utilizarse por Internet en la página Web www.sic.gov.co o en las oficinas de la Superintendencia. b)

Las Gacetas de la Propiedad Industrial.

Deben utilizarse para monitorear las nuevas solicitudes de patente que están siendo presentadas en el país. La Gaceta de la Propiedad Industrial colombiana es publicada una vez al mes. Para conocer las fechas de publicación de la Gaceta, puede consultarse la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co). Es importante tener en cuenta que desde la publicación el expediente pasa a tener carácter público y puede ser consultado por cualquier persona. c)

Los sistemas de apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio

La Superintendencia de Industria y Comercio presta también los siguientes servicios: v Radiografía tecnológica:

Es un informe en el que a través de una metodología de búsqueda se obtienen solicitudes o patentes que se han publicado a nivel mundial y que guardan relación con un sector técnico determinado; adicionalmente, se proporciona el documento completo junto con una breve descripción. Por tratarse de un informe a la medida de las necesidades, el usuario puede emplear esta información entre otras cosas para identificar tecnologías de interés, mejorar el desarrollo de un producto, el rendimiento de un proceso y obtener información útil acerca del estado de la tecnología. Ejemplo: Ver Anexo No. 19. v Monitoreo Tecnológico: Es un informe en el que se realiza un análisis de la evolución de un sector técnico concreto tomando como base la información contenida en las patentes publicadas a nivel mundial durante un período de tiempo dado. La información contenida en las patentes sirve de base para la realización de un estudio de la actividad innovadora en un sector técnico concreto. Se realiza a petición del usuario. Ejemplo:Ver Anexo No. 20 v Prospección tecnológica: Es un informe en el que se proporcionan datos estadísticos de una tecnología concreta tomando como base la información contenida en las patentes publicadas a nivel mundial durante un período de tiempo dado. Se realiza a petición del usuario. v Diseminación tecnológica: Publicaciones de documentos de patentes de un sector determinado y durante un período determinado. Se realiza a través de “Boletines Tecnológicos”. (Ejemplo: Ver Anexo No. 21) Los estudios que ya han sido realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio pueden ser consultados en la página Web www.sic.gov.co d)

Las revistas especializadas y otras publicaciones

Son una fuente importante de información sobre desarrollos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que muchas empresas, a fin de conservar la novedad de sus invenciones patentables, se abstienen de publicar hasta que la solicitud de patente está bastante avanzada. e)

Las empresas especializadas en monitoreo tecnológico

Existen varias empresas especializadas en monitoreo tecnológico, más o menos sofisticadas y más o menos costosas, según lo que cada usuario necesite y esté dispuesto a invertir. Estas firmas pueden ser localizadas y contratadas directamente a través de Internet, o también a través de las Firmas especializadas en Propiedad Industrial, quienes pueden constituir una valiosa ayuda en la evaluación y contratación de la empresa más adecuada. Para empresas que no cuentan con mucho personal técnico, puede resultar una buena alternativa contratar una de estas empresas, a pesar de su costo, ya que un adecuado

monitoreo tecnológico supone separar el material relevante del que no lo es, lo cual puede requerir un tiempo y un esfuerzo considerables. f)

Las universidades

Las universidades pueden ser contratadas para realizar no sólo investigación y desarrollo, sino también actividades de radiología tecnológica. g)

Las ferias

Las ferias de comercio y las convenciones técnicas son buenos lugares para encontrar nuevos desarrollos.

.4.4.

Monitoreo con el objetivo de asegurarse de que terceros no están infringiendo los derechos de Propiedad Industrial de la empresa.

Este tipo de monitoreo se realiza, básicamente, a través de dos fuentes: a)

La Gaceta de la Propiedad Industrial.

En este caso, el propósito es monitorear las solicitudes de marcas y patentes que han sido publicadas, con el propósito de que los terceros que crean tener un mejor derecho puedan oponerse. Es más fácil para una empresa objetar la concesión de una patente en este punto, que darse cuenta demasiado tarde y tener que iniciar una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado. Esta vigilancia puede también ser contratada con una Firma especializada en Propiedad Industrial. b)

El mercado.

Resulta conveniente que los mismos comercializadores y vendedores de la empresa estén atentos a lo que están ofreciendo los competidores, para lo cual deben contar con una capacitación adecuada, que les permita reconocer posibles infracciones para comunicarlas al directivo de la empresa a cargo de manejar la Propiedad Industrial.

.4.5.

Concepto de “Transferencia de Tecnología”

De conformidad con el proyecto de Código de Conducta sobre Transferencia de Tecnología elaborado por la UNCTAD, se entiende por transferencia de tecnología “la transferencia de conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio, no extendiéndose a las transacciones que entrañan la mera venta o arrendamiento de productos.”

El Diccionario Enciclopédico Larousse, define transferencia de tecnología como “la cesión o licencia, a título oneroso o no, por quienes detenten su propiedad, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.” Estas definiciones han sido criticadas por desconocer “formas valiosas de transferencia de tecnología por medios tácitos, como se da cuando una empresa extranjera contrata nacionales, o como cuando una empresa nacional crea vínculos comerciales o no comerciales con empresas extranjeras, o cuando los nacionales del país estudian en el exterior…”11 En ese sentido, resulta más apropiada la definición de Miranda Miranda, según la cual transferencia de tecnología es “el conjunto de todas las formas y modalidades por medio de las cuales una tecnología es incorporada a una empresa, institución o país.”12 En términos generales, puede afirmarse que la transferencia de tecnología puede llevarse a cabo a través de dos tipos de medios: v Directos o Contractuales, es decir, aquellos que implican un acuerdo de voluntades entre el propietario o tenedor del conocimiento y el receptor de ese conocimiento. En otras palabras, hace relación a la transferencia de tecnología que se lleva a cabo en virtud de un contrato, por ejemplo contratos de licencia, contratos de franquicia, contratos de provisión de conocimientos técnicos. v Indirectos o no Contractuales, que hacen referencia a la posibilidad de acceder a la tecnología sin que medie acuerdo de voluntades. Dentro de estos medios podemos incluir la utilización de tecnología disponible en el dominio público, la ingeniería inversa, las licencias obligatorias, los convenios de cooperación científica, la capacitación y la inversión extranjera directa.

.5

Concepto de “Contratos de Transferencia de Tecnología”

López Guzmán define los contratos de transferencia de tecnología como “aquellos que tienen por objeto la prestación de conocimientos científicos, técnicos, o empíricos, que tienen o no un amparo por parte del derecho de la propiedad industrial y que están destinados a la producción de bienes o servicios.”13 En términos simples, son los contratos por medio de los cuales se vende o se licencia, a cambio de una contraprestación o a título gratuito, un bien intelectual consistente en un conjunto de conocimientos, medios técnicos e información propios de una actividad. La UNCTAD señala que se consideran transacciones de transferencia de tecnología los siguientes contratos: v La cesión, venta y licencia de todas las formas de propiedad industrial, excepto las marcas y los nombres comerciales. 11 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, “Estudio sobre Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual”. Bogotá, Junio de 2003. 12 MIRANDA, Miranda José. Glosario. (www.google.com). 13 LOPEZ GUZMÁN, Fabián. Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología. El Know How. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Ed 2002. Pag. 64.

v El suministro de conocimientos técnicos y de experiencia técnica en forma de estudios de viabilidad, planos, diagramas, modelos, instrucciones, guías, fórmulas, diseños técnicos básicos o detallados, especificaciones y material de formación, servicios que entrañan la aportación de material técnico, consultivo o directivo, y formación de personal. v El suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para la instalación, explotación y funcionamiento de plantas industriales y de material, y la entrega de instalaciones llave en mano. v El suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para adquirir, instalar y utilizar maquinaria, material, productos intermedios y/o materias primas que hayan sido adquiridas por compra, arrendamiento u otro medio. v La transmisión de contenido tecnológico de los acuerdos de cooperación industrial y técnica. Las características generales de los contratos de transferencia de tecnología son las siguientes: a)

Son contratos atípicos, es decir, no hay un ordenamiento específico que se encargue de regularlos, por lo cual son las partes las que se encargan de acordar el contenido y efectos del contrato.

b)

Son contratos bilaterales, es decir, generan derechos y obligaciones para ambas partes, de acuerdo con lo que se haya pactado en el contrato.

c)

Son contratos “intuito personae”, es decir, se celebran en atención a las cualidades y características del proveedor de la tecnología y del beneficiario.

d)

Generalmente, son onerosos, destinados a generar un beneficio para ambas partes.

e)

Generalmente, son de tracto o ejecución sucesiva, es decir, se ejecutan de forma continua y periódica.

.6

Contenido general de los contratos de Transferencia de Tecnología

.6.1.

Partes

Hace referencia a las entidades o personas que van a firmar el contrato y que quedarán obligadas por el contenido de sus cláusulas. El objetivo de describir las partes de un contrato es identificar suficientemente a cada una de ellas, de tal forma que tal identidad no se convierta después en un punto de controversia. Las personas naturales deberán ser identificadas por su nombre, nacionalidad, domicilio y documento de identificación. Las personas jurídicas por su nombre, lugar de constitución y domicilio. Debe tenerse particular cuidado en los contratos donde una misma parte involucra a más de una persona natural o jurídica, las cuales pueden o no estar domiciliadas en un mismo país. Esto

puede darse, por ejemplo, cuando una sociedad es la titular de la patente y es quien va a otorgar la licencia, pero otra sociedad es la que va a asumir derechos y obligaciones. Ejemplo 1: Partes:

FITO S.A., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes colombianas, domiciliada en la Carrera 20 No. 20-20, Bogotá D.C., Colombia, en adelante y para los efectos de este Contrato denominada la (Licenciante, Cedente, Franquiciante…)

Y

AXES LTDA., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia, domiciliada en la Rue Deu, Paris, Francia. en adelante y para los efectos de este Contrato denominada la (Licenciataria, Cesionaria, Franquiciada…)

Ejemplo 2: Partes:

GLOBUS, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, domiciliada en Hanstrasse 24, Berna, Suiza RESUS, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, domiciliada en Strasse 24, Berna, Suiza

Y

FITO S.A., sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes colombianas, domiciliada en la Carrera 20 No. 20-20, Bogotá, Colombia

También puede suceder que en una cláusula posterior se defina a las sociedades matrices, subordinadas o subsidiarias de una de las partes o de ambas, para vincularlas a determinados derechos y obligaciones. Bajo la ley colombiana, una sociedad será subordinada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz, bien sea directamente, caso en el cual se denominan filiales, o por intermedio de las subordinadas de la matriz, caso en el cual se denominan subsidiarias.

.6.2.

Consideraciones

Cuando las partes están negociando un contrato de transferencia de tecnología, parten de la base de que un determinado conocimiento es necesario para la manufactura de un determinado producto o la aplicación de un determinado proceso. En otras palabras, el objetivo final de las partes será la transferencia por una de las partes, y la adquisición por la otra parte, de una tecnología y del derecho a explotar esa tecnología. Este objetivo se reflejará de manera general en las consideraciones del contrato y se reflejará de manera más específica en las cláusulas que hagan referencia al objeto del contrato. En términos sencillos, las consideraciones son la exposición de las razones que llevaron a las partes a contratar.

Ejemplo de “Consideraciones” para un contrato de licencia de patente: 1. CONSIDERANDO que RESUS es titular de la Patente US2945, vigente hasta el 24 de Octubre de 2021, cuyo título es “METODO PARA EMPACAR CARNE FRESCA” y de la solicitud de Patente Internacional PCT/US01/12344, presentada el 24 de Octubre de 2002, con el mismo título y los siguientes países designados: BR CA CH CO CR HR MX NI. 2. CONSIDERANDO que RESUS es propietario de un know-how extenso en el área de empaque de productos cárnicos. 3. CONSIDERANDO que AXIS es activo en la producción de cárnicos y que, por tanto, está interesada en explotar los derechos de Propiedad Industrial y el know-how de RESUS. 4. CONSIDERANDO que RESUS está dispuesto a otorgar a AXIS una licencia sobre sus derechos de Propiedad Industrial y su know-how.

.6.3.

Definiciones

Algunos contratos de transferencia de tecnología pueden contener definiciones de determinados términos de frecuente utilización en el contrato.

Ejemplo de “Definiciones” para un contrato de licencia de patente y de know-how: DEFINICIONES: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

.6.4.

Derechos de Propiedad Industrial” significará la Patente US2945 y la solicitud de Patente Internacional PCT/US01/12344. “Productos Licenciados” serán los productos cárnicos procesados por AXIS. “Know-how” es el conocimiento secreto de RESUS en los procesos y métodos para empacar carne fresca. “Territorio” serán los países de América del Sur y los Estados Unidos de América. “Campo de utilización” serán los procesos de empaquetado de carne de res, aves, y cerdo. “Mejora” será todo avance sustancial a la tecnología objeto del contrato, desarrollada individual o conjuntamente por las Partes. “Información confidencial” serán todos los datos o información, bien sean escritos, gráficos, visuales, orales o contenidos o en medios electrónicos, que se relacionen con las operaciones, la producción, los productos, las actividades, o los servicios de la Compañía, suministrados por las Partes antes de la firma de este Contrato o en desarrollo del mismo.

Objeto del Contrato

Son las Cláusulas que hacen referencia al objetivo mismo del contrato y comprenden las características particulares del contrato que se celebra, los derechos y obligaciones de las partes y las cláusulas de exclusividad, si fueren del caso. Ejemplo de “Objeto” para un contrato de franquicia: El franquiciante concede al franquiciado el uso de su marca, nombre comercial, emblema, modelos, diseños y know-how, para ser explotados para restaurantes de comidas vegetarianas, en el punto de venta ubicado en la Carrera 20 No. 20-20 de la ciudad de Bogotá, Colombia.

.6.5.

Remuneración

El “precio” de la adquisición de tecnología dependerá de una serie de factores, que incluyen la naturaleza y vigencia de los derechos de propiedad industrial y de la tecnología involucrada. La remuneración puede tomar diferentes formas según el tipo de contrato de que se trate y lo que acuerden las partes: v El pago de una suma única predeterminada (“lump - payment”), sea de contado o a plazos. v El pago de “regalías”, cuya cuantía será calculada como resultado de una función de uso económico o de resultado (unidades de producción, unidades de servicio, ventas brutas, ventas netas). v El pago de honorarios por servicios y asistencia suministrada por personal experto. v La combinación de cualquiera o de todas las formas anteriores. También existen formas de remuneración indirecta y no-monetaria: v Ingresos provenientes de operaciones relacionadas, por ejemplo el suministro de materia prima. v Dividendos, por ejemplo en un contrato de joint venture donde la parte que suministra la tecnología puede obtener dividendos de la participación financiera. v Costos compartidos, por ejemplo cuando las partes acuerdan compartir el costo de mantenimiento de los derechos de propiedad industrial. v Retroalimentación tecnológica: El conocimiento técnico del receptor de la tecnología puede ser revertido a quien la suministra, constituyéndose en una forma de remuneración no monetaria. Es importante establecer, en el caso de pagos de sumas de dinero, la moneda en que se efectuarán dichos pagos y la tasa de cambio aplicable en caso de pactarse en moneda extranjera. Ejemplo de “Remuneración” para un contrato de licencia de patente: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de firma de este Contrato, YYYY pagará a RESUS la suma de US$0000.

Adicionalmente, AXIS pagará a RESUS unas regalías equivalentes al 30% de las ventas netas de los Productos Licenciados. Para este efecto, AXIS enviará a RESUS dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada año calendario, una relación de todas las ventas realizadas, y consignará el valor correspondiente a las regalías en la Cuenta No. 002021 del Banco Gris. Los pagos se harán en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado del día en que se efectúe el pago.

.6.6.

Obligaciones de las partes

Estas cláusulas estipulan los compromisos adquiridos por cada una de las partes. Ejemplo de “Obligaciones” de las partes en un contrato de franquicia. Obligaciones del franquiciante: (1) Permitir el uso por parte del franquiciado de los derechos de Propiedad Intelectual. (2) Poner a disposición del franquiciado las mercancías e inventarios que componen su surtido. (3) Determinar las políticas y estrategias de mercadeo en cuanto a posicionamiento, variables del producto (marca, empaque, precio), variables de comunicación (publicidad, promoción) e investigación de mercados. (4) Suministrar adiestramiento y asistencia técnica al franquiciado en el campo técnico, comercial, financiero, contable, fiscal y de gestión. Obligaciones del franquiciado: (1) Comercializar los productos con las especificaciones impuestas por el franquiciante. (2) Utilizar el know-how y la licencia de marca concedida por el franquiciante sólo para la explotación de las franquicias. (3) Contribuir mediante el cumplimiento de las directrices del franquiciante, a la buena reputación y éxito de la cadena. (4) Aplicar los precios de venta definidos por el franquiciante.

.6.7.

Garantías

En muchas ocasiones, los contratos de transferencia de tecnología contienen cláusulas relativas a las garantías que otorga el titular del derecho. Las más comunes hacen referencia a:

v El transferente garantiza ser titular de la tecnología transferida. v El transferente garantiza que sus atribuciones como titular son suficientes para permitir al receptor una explotación no perturbada de la tecnología transferida. v No infracción a los derechos de terceros. v Validez del Derecho de Propiedad Industrial involucrado en el Contrato.

v Responsabilidad por los daños causados por la tecnología licenciada. Ejemplo de “Cláusulas de garantía” en una licencia de marcas: El LICENCIANTE acuerda mantener indemne, defender y mantener libre de daños o perjuicios sufridos al LICENCIATARIO, y reembolsará cualquier gasto razonable que resulte de cualquier reclamación por una tercera parte alegando un derecho superior a las MARCAS COMERCIALES.

.6.8.

Cláusulas de confidencialidad

Tomando en consideración la naturaleza del bien objeto de estos contratos, es usual que los mismos contengan cláusulas de confidencialidad. Ejemplo de una “Cláusula de confidencialidad” en un contrato de desarrollo de software Las partes reconocen de manera expresa la naturaleza confidencial de la información que se manejará durante la ejecución del presente acuerdo, y en consecuencia aceptan y se comprometen a: a) Que sus empleados, asesores, agentes o representantes que hayan recibido o conocido la información la utilicen única y exclusivamente para el desarrollo del Soporte Lógico. b.) Que la información que se reciba no sea revelada por ningún medio, ni divulgada en forma parcial o total a ningún tercero, salvo autorización expresa de la otra parte. c) Mantener mecanismos internos adecuados para proteger la confidencialidad de la información. d) Cumplir la obligación de confidencialidad en la misma forma y con el mismo cuidado con que se realiza la protección de la información confidencial propia. e) Mantener el carácter de reserva de la información confidencial de manera permanente. Las Partes se comprometen a guardar la confidencialidad de la información, no obstante se dé por terminado el presente acuerdo, por el término del mismo y xxx años más.

.6.9.

Vigencia y terminación

Son las cláusulas que hacen referencia a la duración del contrato y a las causas de terminación anticipada.

Ejemplo de “Cláusulas de vigencia y terminación” en un contrato de asistencia técnica con licencia de marca y nombre comercial 1

VIGENCIA: Este Acuerdo entrará a regir a partir del primero (1°) de enero de mil novecientos noventa y siete (1997) y tendrá una vigencia de veinte (20) años a partir de entonces, vencidos los cuales se renovará automáticamente por un período igual al inicial. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el Acuerdo en cualquier tiempo notificando por escrito a la otra parte de su intención de dar por terminado el Acuerdo, con una anticipación no inferior a seis (6) meses a la fecha de terminación anticipada.

2

TERMINACIÓN: Esta Acuerdo se podrá terminar en cualquier momento por EL LICENCIANTE enviando una notificación escrita con treinta (30) días hábiles de

anticipación al LICENCIATARIO en cualquiera de los siguientes eventos, los cuales se consideran justas causas para su terminación: (i) en caso que el LICENCIATARIO dé un mal uso importante a las MARCAS COMERCIALES; (ii) en caso que el LICENCIATARIO incumpla en forma importante cualquiera de sus obligaciones bajo este Acuerdo y si no remedia dicho incumplimiento en los 30 días hábiles siguientes al recibo de la correspondiente notificación por escrito en la cual se le requiera al LICENCIATARIO que lo haga; (iii) en caso que el LICENCIATARIO incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo el ACUERDO DE MARCAS REGISTRADA Y DE ASISTENCIA TÉCNICA y si no remedia dicho incumplimiento en los 30 días hábiles siguientes al recibo de la correspondiente notificación escrita en la cual se le requiera al LICENCIATARIO que lo haga; (iv) en caso de insolvencia, liquidación de todos o de una parte sustancial de todos los activos, o un procedimiento similar relacionado con el LICENCIATARIO, siempre que si dicho proceso es el resultado de una acción involuntaria, si no se ha desistido de dicho proceso en los sesenta días siguientes a que se le haya notificado debidamente al LICENCIATARIO del mismo; sin perjuicio de lo anterior, este Acuerdo no podrá ser terminado cuando sea iniciado un proceso de concordato; 4.3

A la terminación de este Acuerdo por cualquier motivo, el LICENCIATARIO de inmediato cesará de utilizar las MARCAS COMERCIALES.

Después de la terminación de este Acuerdo, el LICENCIATARIO además se abstendrá de: v Adoptar o utilizar cualquier marca de servicio, marca registrada, razón social o logo similar a las MARCAS COMERCIALES. v Hacerle creer al público que todavía tiene relaciones con el LICENCIANTE.

.6.10.

Registro del Contrato

Generalmente los contratos de transferencia de tecnología, por versar sobre derechos de Propiedad Intelectual, tienen que ser registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia o, en el caso de software, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. La falta de registro, en los casos en que la ley la exige, ocasiona que el contrato no surta efecto frente a terceros. En consecuencia, es frecuente que los contratos contengan cláusulas que estipulen quién asumirá los costos de registro. Ejemplo de Cláusula de Registro Las partes acuerdan que el registro de esta licencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia será efectuado por el LICENCIANTE, quien también pagará todos los gastos relacionados con dicho registro.

.6.11.

Cláusula Compromisoria

Es la estipulación por medio de la cual las partes deciden someter las diferencias que surjan del contrato a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, en vez de la justicia ordinaria. Ejemplo de Cláusula Compromisoria: Las Partes se comprometen a emplear todos los medios posibles para transigir amigablemente o conciliar las diferencias que surjan entre ellas por causa o con ocasión a este Contrato. Transcurrido el plazo de un mes desde que una de las Partes notifique por escrito a la otra la existencia de una diferencia que deba ser objeto de amigable composición sin que haya sido posible llegar a un acuerdo sobre la diferencia, cualquiera de las Partes podrá iniciar un proceso de arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. La diferencia será resuelta de manera definitiva mediante un laudo arbitral dictado por tres árbitros que deberán ser abogados y fallarán en derecho. Los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de una lista de árbitros registrados de dicho centro. Ejemplo de Cláusula Compromisoria que involucre unTribunal Internacional: Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno ó más árbitros nombrados conforme a este Reglamento

.6.12.

Ley y jurisdicción aplicable

Los contratos contienen también una Cláusula que determina cual sera la ley y la jurisdicción por la cual deberán regirse, y a la cual las partes deberán sujetarse: Ejemplo de “Cláusula de ley y jurisdicción aplicable”: Este Contrato será regido e interpretado de acuerdo con las leyes de la República de Colombia, y se someterá a la jurisdicción de los tribunales colombianos (salvo que se haya pactado arbitramento).

.7

Principales Contratos de Transferencia de Tecnología

Los contratos más utilizados para la transferencia de tecnología son los siguientes: v Licencia de derechos de propiedad industrial y de know-how. v Cesión de derechos de propiedad industrial.

v Franquicias. v Alianzas estratégicas y joint venture (estos contratos se analizan en el Capítulo 3).

.7.1.

Contrato de Licencia

Es un negocio jurídico bilateral (contrato) por el cual el titular de un derecho autoriza a otra persona para que ejerza ese derecho, durante determinado tiempo y a cambio de una contraprestación o no.

.7.1.1.

Diferencia entre licencia y cesión

La licencia es una figura contractual diferente a la cesión. Cesión Licencia Transferencia de la totalidad de los derechosSe confiere únicamente la autorización de uso. existentes En la licencia el titular autoriza a un tercero a ejercer la totalidad o parte de las facultades que éste tiene como titular, por un tiempo determinado. En la cesión se transfiere la totalidad de estas facultades. Algunos ejemplos de las facultades que son objeto de cesión o licencia son: en el caso de marcas, la facultad de utilizar el signo, la potestad de accionar contra quien lo utiliza sin consentimiento, la de renovar el registro, etcétera y en materia de patentes, la facultad de fabricar, vender o usar el producto patentado o emplear el procedimiento, e impedir que terceras personas realicen tales actos sin consentimiento del titular. En la cesión se transfiere la totalidad de estas facultades. Sobre esta base, puede decirse que la diferencia entre la cesión y la licencia es que la cesión implica la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre una marca o sobre una patente, en tanto que la licencia implica únicamente la autorización de usar la marca o el producto o procedimiento patentado, reteniendo el licenciante los demás derechos sobre la marca o patente.

.7.1.2.

Licencia de patentes

La posibilidad de otorgar licencias sobre patentes concedidas o en trámite de concesión para la explotación de la invención patentada, está expresamente prevista en el Artículo 75 de la Decisión 486. (www.comunidadandina.org). Las licencias de patentes pueden ser de diferentes tipos:

v Licencias simples o licencias exclusivas: Licencias simples son aquellas en que el licenciante se limita a autorizar la explotación de una invención, sin asumir compromiso alguno respecto de la concesión de iguales licencias a terceros y sin renunciar a la explotación de la invención por sí mismo. Licencias exclusivas son aquellas en que el licenciante se compromete a no otorgar similares autorizaciones de explotación a favor de otros licenciatarios. A su vez, las licencias exclusivas pueden ser de dos tipos, según que el licenciante asuma o no la obligación de abstenerse de explotar la invención por sí mismo. Ejemplo: La empresa TEXSA es titular de una patente de una máquina para empaquetar frutas y la va a licenciar para Estados Unidos. TEXSA tiene las siguientes opciones: (i) Licenciarlo en forma simple a CATUS, lo cual significará que también podrá otorgar licencia a otras empresas competidoras de CATUS. (ii) Licenciarlo en forma exclusiva a CATUS, lo cual significará que no podrá otorgar más licencias para la explotación de la patente en Estados Unidos. En este último caso, TEXSA puede reservarse o no el derechos a explotar directamente su patente en Estados Unidos. v Licencias onerosas o licencias gratuitas: Licencias onerosas son aquellas en que se convienen pagos del licenciatario al licenciante como contraprestación de la licencia. Licencias gratuitas son aquellas en que el licenciante concede al licenciatario el derecho a explotar la invención sin que existan obligaciones correlativas a cargo del licenciatario. v Licencias restringidas o licencias ilimitadas: La licencia puede concederse respecto de la totalidad de los derechos con que cuenta el titular, o puede extenderse con ciertas restricciones, por ejemplo: v Restricciones territoriales: La licencia se concede sólo para un determinado territorio.

v Restricciones temporales: La licencia se concede sólo por un determinado tiempo. v Restricciones en materia de campo de explotación: La licencia se concede sólo para un determinado campo, por ejemplo sólo para el empaque de cárnicos. a)

El Objeto de los Contratos de Licencia de Patente

No existen limitaciones específicas sobre dicho objeto, salvo las que surjan del régimen general de los contratos. Adicionalmente, según lo dispuesto por el Artículo 58 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones sobre el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. A continuación trascribimos las disposiciones del régimen en mención: Artículo 12.- Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada. Artículo 13.- Los contratos sobre importación de tecnología deberán contener, por lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes: a) Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio; b) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que se importa; c) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología; d) Determinación del plazo de vigencia; Artículo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente: a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología; b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva;

c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción; d) Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competidoras; e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología; f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología; g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y h) Otras cláusulas de efecto equivalente. Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohíba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva.

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países. b)

Capacidad y legitimación para otorgar Licencias

Son de aplicación los principios generales sobre la capacidad para contratar, es decir los contratantes, deben ser mayores de edad y si representan una agrupación deben acreditar su representación. c)

Forma de las licencias

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 57 de la Decisión 486, deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. d)

Obligaciones del Licenciante

i.

Obligación de no accionar contra el licenciatario:

Al conceder una licencia, el titular de la patente se obliga a no intentar acciones de infracción de patente contra el licenciante. Esta obligación constituye un elemento esencial del contrato, que no puede ser destruido sin alterar la naturaleza del contrato. El licenciante si puede limitar los actos de explotación autorizados para el licenciatario, por ejemplo, conceder una licencia sobre una patente de procedimiento para utilizarla sólo en la elaboración de ciertos productos;

también puede imponerle límites territoriales, por ejemplo autorizar la explotación sólo en una región determinada, por ejemplo, el Departamento de Antioquia; puede también incluir la limitaciones o en cuanto a las personas respecto de las cuales pueden efectuarse tales actos, o en cuanto al volumen o el tipo de actos autorizados, entre otros límites posibles, mediante cláusulas contractuales dirigidas a tal fin. El licenciatario que actúa fuera de los límites contractuales que han sido acordados, pierde la inmunidad frente a las acciones del titular de la patente, respecto de los actos a los que sea atribuible tal exceso. Esto significa que si, por ejemplo, el licenciatario tiene una licencia para el Departamento de Antioquia y fabrica en Santander, el licenciante sí podría accionar contra él, por actuar fuera de los límites impuestos por la licencia. ii.

Obligación de suministrar tecnología complementaria:

En principio, no existe razón jurídica alguna para que el licenciante suministre conocimientos que no estén incluidos en los términos de la patente bajo la cual se otorgue la licencia. Sin embargo, nada impide que las partes acuerden este suministro. iii. Obligación de accionar contra terceros infractores: La extensión de las obligaciones del licenciante en esta materia depende de si la licencia es simple o exclusiva. Si la licencia es simple (no exclusiva), el licenciatario no tiene una expectativa legítima de no enfrentar competencia en cuanto a la explotación de la invención objeto de la licencia. Que esa competencia resulte de otros licenciatarios o de la tolerancia que el licenciante muestre frente a posibles infractores, es irrelevante. En cambio, si la licencia es exclusiva, el licenciante ha asumido la obligación de impedir explotaciones paralelas a las del licenciatario, y debe actuar consiguientemente. iv.

Pago de las tasas anuales:

Salvo pacto en contrario, el licenciante será responsable frente al licenciatario por las consecuencias de la falta de pago de las tasas de mantenimiento de la patente.

e)

Obligaciones del licenciatario

i.

Pago de regalías y otras contraprestaciones en dinero:

No es un elemento esencial del contrato: las licencias no dejan de ser tales por el hecho de ser gratuitas. Los contratantes pueden determinar libremente la magnitud y forma de pago de las contraprestaciones debidas por el licenciatario. Puede acordarse el pago en dinero o en especie. Si se acuerda el pago en dinero, la determinación de las sumas puede adoptar las más diversas formas, entre las cuales se puede mencionar: suma fija, pagadera al contado o a plazos; porcentaje de las ventas netas o de las ventas brutas; tasa específica por cada unidad vendida; tasa específica en función del empleo de elementos proporcionados por el licenciante; porcentaje de las utilidades obtenidas por el licenciatario mediante la explotación de la licencia; y otras disposiciones similares. ii.

Obligación de explotar la invención licenciada:

La obligación de explotar la invención se considera implícita en el contrato en los siguientes casos: v Cuando se trata de licencias exclusivas en que el licenciante haya renunciado a su derecho de explotar la invención patentada. v Cuando se trate de licencias exclusivas en que la regalía varíe en función de la explotación del licenciatario. v Cuando sea técnicamente imposible para el licenciante realizar la explotación por sí mismo. Lo más aconsejable es pactar esta obligación expresamente. Puede pactarse de muchas maneras diferentes, entre las que cabe mencionar: v Obligación de explotar la invención diligentemente. v Obligación de mantener satisfecha la demanda. v Obligación de alcanzar un volumen de producción determinado. iii. Obligación de accionar contra terceros: Esta obligación sólo existirá para el licenciatario si existe una cláusula expresa en tal sentido.

§

Obligación de no accionar contra el licenciatario: Constituye un elemento esencial del contrato, que no podrá ser destruido sin alterar la naturaleza del contrato. El licenciante podrá limitar los actos de explotación autorizados para el licenciatario e imponerle límites territoriales, o en cuanto a las personas respecto de las cuales pueden efectuarse tales actos, o en cuanto al volumen o el tipo de actos, entre otros límites posibles, mediante cláusulas contractuales dirigidas a tal fin. El licenciatario que actúa fuera de los límites contractuales que han sido acordados, pierde la inmunidad frente a las acciones del titular de la patente, respecto de los actos a los que sea atribuible tal exceso.

§

Obligación de suministrar tecnología complementaria. En principio, no existe razón jurídica alguna para que el licenciante suministre conocimientos que no estén incluidos en los términos de la patente bajo la cual se otorgue la licencia. Sin embargo, nada impide que las partes acuerden este suministro.

§

Obligación de accionar contra terceros infractores. La extensión de las obligaciones del licenciante en esta materia dependen de si la licencia es simple o exclusiva. Si la licencia es simple, el licenciatario no tiene una expectativa legítima de no enfrentar competencia en cuanto a la explotación de la invención objeto de la licencia y, por tanto, es irrelevante que esta competencia resulte de otra licencia, o de la tolerancia que el licenciante muestre frente a posibles infractores.

En cambio, si la licencia es exclusiva, el licenciante ha asumido la obligación de impedir explotaciones paralelas a las del licenciatario, y debe actuar consiguientemente. iv.

Pago de las tasas anuales: Salvo pacto en contrario, el licenciante será responsable frente al licenciatario por las consecuencias de la falta de pago de las tasas.

f)

Duración y terminación

Las partes pueden pactar libremente la duración de la licencia y las consecuencias de su terminación.

En ausencia de acuerdo entre las partes, se entiende que la licencia se extingue junto con la patente licenciada. La licencia puede también extinguirse por las causas comunes de extinción de los contratos, por ejemplo por acuerdo entre las partes, por resolución unilateral permitida en el contrato, o por resolución originada en el incumplimiento de alguna de ellas. El efecto típico de la terminación del contrato es que, si la patente continúa vigente después de la terminación del contrato, el licenciatario no podrá realizar aquellos actos que constituyan infracción a dicha patente. g)

Límites territoriales de las licencias

El marco espacial de las licencias se encuentra estrechamente ligado al del territorio en que tiene efecto la patente objeto de licencia. En consecuencia, si en el contrato no se indica otra cosa, el territorio dentro del cual el licenciatario podrá ejercer sus derechos a explotar la invención patentada será el país en el que se haya concedido la patente objeto de licencia. En ausencia de una disposición contractual en contrario, el licenciatario estará autorizado a exportar su producción hacia otros países, si no hay patentes en los mismos que se lo impidan. h)

Cláusulas de Exclusividad

Las partes pueden acordar que el licenciatario tendrá carácter exclusivo, en cuyo caso el licenciante no puede otorgar válidamente otras licencias respecto de la misma patente. Puede además convenirse que el licenciante mismo quedará privado del derecho a explotar la invención patentada. i)

Sublicencias

La facultad de otorgar sublicencias no surge automáticamente del hecho de ser licenciatario. La facultad de sublicenciar requiere la autorización del licenciante original, ya sea al otorgarse la licencia original, ya en un momento posterior a ésta y aún posterior a la sublicencia, si se ratifica la misma.

.7.1.3.

Licencia de know-how

a)

Objeto

El objeto del contrato es el conjunto de conocimientos secretos que posee el licenciante y que transmite al licenciatario para que éste se beneficie de ellos. De conformidad con el Artículo 264 de la Decisión 486, quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá trasmitirlo o autorizar su uso a un tercero. b)

Obligaciones del licenciante

v Posibilitar al licenciatario el uso del know-how: Es la obligación del licenciante de posibilitar al licenciatario el goce y ejercicio del know-how. En consecuencia, está obligado a entregar al licenciatario todos los elementos o partes integrantes del know-how que posibiliten su uso: manuales, fórmulas, planos, cálculos, tablas, descripciones detalladas de los procesos. Los medios mediante los cuales se realice la transmisión de tecnología quedan, en principio, a opción del proveedor; lo importante es que la transmisión se realice efectivamente. v Asistencia continuada: El proveedor de tecnología se obliga a suministrar toda aquella información que sea necesaria para el logro de los fines establecidos en el contrato. v Entrenamiento de personal. v Responder por la posibilidad de realizar técnicamente el objeto y por la posibilidad de utilizarlo eficazmente. v Tomar las medidas necesarias para que el know-how secreto conserve su carácter de tal. c)

Obligaciones del licenciatario

v El pago de regalías u otras contraprestaciones. Al igual que en la licencia de patente, las partes gozan de libertad para pactar la gratuidad u onerosidad de la licencia y, en este último caso, el valor, forma y modo de pago. v Obligación de explotar el know-how licenciado. Las partes pueden convenir expresamente no sólo que el licenciatario tendrá el derecho de explotar el know-how licenciado, sino también que dicha explotación deba realizarse dentro de ciertos límites, por ejemplo la obligación de mantener satisfecha la demanda, o la obligación de alcanzar un volumen de producción determinado. v Obligación de no competir. El licenciatario puede adquirir la obligación expresa de no competir con el licenciante en determinado campo. v Obligación de tomar determinadas precauciones o utilizar determinados procedimientos en relación con el know-how patentado. v Obligación de confidencialidad.

d)

Garantías del licenciante

v Garantía de uso del know-how. Al igual que en el caso del licenciante de una patente, el proveedor del know-how también debe responder cuando el licenciatario es perturbado en la utilización de éste. Si el receptor de la tecnología se ve privado de utilizarla, quedaría eximido de pagar las regalías. Si su posibilidad de utilización se ve limitada, podrá exigir una disminución de esas regalías. v Garantía por “realizabilidad técnica” y por “utilizabilidad”. Esto significa que el know-how licenciado deberá ser técnicamente realizable y deberá poderse utilizar para el fin señalado en el contrato. Esta garantía no incluye la comerciabilidad o posibilidad de aprovechar industrialmente. Lista de chequeo para contratos de licencia de patentes y de know-how 1.

Fecha de iniciación

2.

Identificación de las partes

3.

Consideraciones

4.

Definiciones

5.

Concesión de licencia

6.

Territorio

7.

Regalías

8.

Disposiciones relativas a sublicencias

9.

Mejoras e información técnica del Licenciante y del Licenciatario

10.

Asistencia técnica del Licenciante

11.

Radicación y mantenimiento de patentes

12.

Mantenimiento e inspección de libros y registros del Licenciatario

13.

Defensa de derechos de patente licenciados

14.

Infracción de patentes de terceros.

15.

Confidencialidad

16.

Invalidación de derechos de patente

17.

Indemnizaciones

18.

Término y causales de terminación

19.

Derechos y obligaciones después de la terminación

20.

Ley aplicable y procedimiento de solución de conflictos

21.

Dirección de notificación de las partes

22.

Registro del contrato

.7.1.4. a)

Licencia de marcas

Objeto

De conformidad con el Artículo 162 de la Decisión 486, podrán ser objeto de licencia tanto las marcas registradas como las marcas en trámite de registro.

b)

Obligaciones del licenciante

1. La principal obligación del licenciante es permitir al licenciatario usar la marca en la fabricación y distribución de los productos o servicios, así como en su publicidad, dentro de los límites pactados. Debe tomarse en consideración que la licencia puede concederse en mayor o menor extensión así: v En atención a los productos a que se refiere, la licencia puede ser global, si comprende todos los productos o servicios amparados por la marca, o parcial, si se refiere sólo a una parte de los mismos. v En atención a la extensión territorial, la licencia puede ser plena, si abarca todo el territorio para el cual esté registrada la marca, o limitada, si se extienden sólo a una parte del mismo. v En atención a la posición del licenciatario, pueden ser simples, si el licenciatario puede continuar explotando la marca y puede otorgar otras licencias; o pueden ser exclusivas. 2. Obligación de mantener en su plena eficacia el registro de la marca. El licenciante responde de la existencia de la marca, o de la solicitud, objeto de licencia y de su aptitud para ser utilizada en el ámbito territorial para el que se concede la licencia, así como para las clases de productos o servicios sobre los cuales se autoriza al licenciatario a utilizar el signo. 3. Mantener al licenciatario en el goce pacífico de la marca. Esta obligación incluye aspectos tales como mantener la validez del registro, mantener el valor de la marca, entablar las correspondientes acciones frente a terceros que violen la marca licenciada. c)

Obligaciones del licenciatario

v Pagar el precio establecido. Aparte de aquellos casos en que se pacte la gratuidad del contrato, lo normal será que el licenciatario se obligue al pago de una contraprestación por el uso de la marca objeto de licencia. v Obligación de uso de la marca. El uso de la marca no constituye para el licenciatario sólo un derecho, sino también una obligación. Este uso deberá realizarse en el modo y plazo convenidos. En especial, el licenciatario no podrá alterar la forma, el color o el tamaño de la misma, ni utilizarla para productos o servicios no comprendidos en el contrato. v Obligación de explotar la marca personalmente. Prohibición de concesión de sublicencias. Por regla general, el licenciatario no podrá conceder sublicencias sin el consentimiento del titular de la marca. v Obligación de no competencia. El licenciatario puede ser obligado a abstenerse de producir o vender productos que concurran con los del titular de la marca. El licenciatario puede quedar, también, obligado a no registrar ninguna marca similar a la marca licenciada, incluso para productos distintos a aquellos a los que se refiere la licencia. v Obligación de reconocimiento de la validez y la titularidad y de no impugnación del signo. El contrato puede obligar al licenciatario a reconocer expresamente que se trata de una marca perteneciente al licenciante, e incluso a comprometerse a no iniciar, directa o indirectamente, acciones relativas a la titularidad o a la validez de la marca licenciada. v Obligación de comunicar al licenciante los actos de terceros que constituyan una violación de la marca objeto de licencia. Esta obligación corresponderá al licenciatario con independencia de que sea el licenciante el obligado a ejercer las correspondientes acciones frente a terceros.

.7.2.

Contrato de Cesión de derechos de propiedad industrial

.7.2.1.

Cesiones de patente:

Las patentes, concedidas o en trámite, pueden ser objeto de cesión. Así lo prevé el Artículo 56 de la Decisión 486. Es posible, asimismo, ceder los derechos correspondientes a una invención patentable que todavía no ha sido objeto de solicitud. a)

Cesiones de solicitudes de patentes

Las cesiones de solicitudes de patentes son en principio posibles, como se desprende del Artículo 56 de la Decisión 486. El cedente transfiere los distintos derechos derivados de la solicitud y relativos a la invención, o sea no sólo la prioridad derivada de tal solicitud, sino el derecho a obtener un derecho exclusivo sobre la invención, en caso de ser ésta patentada. Como lo que se trasmite es una solicitud, y no la patente en sí, el mero hecho de que la patente no sea concedida, no es suficiente para que surja la responsabilidad del cedente. Por lo tanto, y salvo que de los términos del contrato surja una garantía más amplia, el cedente no será

responsable cuando, por ejemplo, la patente no sea concedida por no reunirse las condiciones necesarias en materia de altura inventiva; pero sí lo será, salvo convención en contrario, cuando la solicitud misma estuviere viciada, sin conocimiento del cesionario. b)

Transferencia de establecimiento de comercio y cesión de patente

Con relación a la enajenación de un establecimiento de comercio, forman parte del mismo los derechos del empresario sobre las invenciones que se utilicen en las actividades del establecimiento (Artículo 516 del Código de Comercio). c)

Requisitos Formales

A fines de determinar las exigencias formales que pesan sobre el contrato de cesión de patente, deben distinguirse dos momentos en el procedimiento a través del cual se da efectos a tal contrato. En primer lugar, existirá el contrato en sí, con validez entre las partes; posteriormente, se producirá la inscripción del acto ante la SIC, requisito necesario para que la cesión tenga efectos respecto de terceros. Dispone el Artículo 56 de la Decisión 486 que, a efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. d)

Efectos de la Cesión de Patentes

La consecuencia fundamental de las cesiones de patentes es que los derechos inherentes a la patente transferida se transmiten al cesionario. Si del contrato no surge expresa o implícitamente que la cesión es parcial, se transfieren al cesionario todos los derechos sobre la patente o solicitud de que goce el cedente. Entre las partes, estos efectos son inmediatos al acto de cesión. El cesionario adquirirá el derecho a explotar la invención y el cedente quedará privado de tal derecho. La cesión de patente, una vez que adquiere efectos frente a terceros en virtud de la inscripción, transfiere el derecho a accionar contra las infracciones relativas a la patente cedida, que se produzcan luego de que la cesión se haga efectiva. También será posible acordar, mediante una cláusula dirigida a tal fin, que la cesión incluye los derechos derivados de infracciones anteriores a la fecha de cesión. Con relación a los perfeccionamientos de la patente cedida, la regla general es que la cesión sólo se refiere a la patente o solicitud cedida. Sin embargo, si la cesión se refiere, por ejemplo, a todas las patentes del cedente en un área técnica o comercial determinada, o a una patente y a las correspondientes a los perfeccionamientos o accesorios de la invención así patentada, será preciso recurrir a una interpretación del marco de la cesión basada en el contenido técnico o comercial de las invenciones. Con relación a la tecnología accesoria a la patente --conocimientos técnicos no patentados o asistencia técnica--, la solución es la misma: La regla general es que no están incluidos en la cesión, salvo estipulación en contrario.

La cesión de la patente no implica la transferencia del derecho moral del inventor, o sea el derecho a ser identificado como tal en la documentación relativa a la correspondiente invención. e)

Efectos de la cesión respecto de terceros

Conforme al Artículo 56 de la Decisión 486, para que la cesión de la patente tenga efectos respecto de terceros, deberá ser registrada ante la oficina nacional competente. Las consecuencias de esta disposición son diversas: v El cesionario sólo podrá accionar contra terceros en razón de la violación de la patente una vez que la cesión se haya registrado. v Hasta el momento de la inscripción, la patente puede ser embargada por los acreedores del cedente. v Cuando un mismo cedente transfiere la patente a diversos cesionarios, prevalecerá aquel que registre su cesión en primer término.

.7.2.2.

Cesiones de marca

Se llama cesión de marca al negocio jurídico de disposición de la propiedad sobre la marca. El Artículo 161 de la Decisión 486 permite la cesión (transferencia) de la marca por acto entre vivos o por vía sucesoria. La cesión de la marca no está sometida a requisito alguno que la ligue con la cesión de la empresa. Puede transferirse con o sin la empresa a la cual pertenece. La cesión de marca debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente y, para tal efecto, deberá constar por escrito. De no inscribirse, no surtirá efectos ante terceros. La oficina nacional competente podrá denegar el registro de la cesión si, a su juicio, la transferencia acarrea riesgo de confusión.

.7.3.

Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor

Nuestra legislación contempla la posibilidad de que un autor, o sus derechohabientes o causahabientes, puedan consentir en que un tercero explote la creación, sea a título gratuito u oneroso. Esta transferencia o autorización ha sido denominada “cesión de los derechos de explotación del autor”, pero tiene características particulares que la diferencian de la cesión del derecho común:

v No es la cesión de un derecho en sentido estricto, sino de uno de sus aspectos, pues se refiere solamente a derechos patrimoniales y nunca a los derechos morales, que no pueden ser objeto de negociación alguna por tener el carácter de derechos personalísimos. v Tampoco consiste en la transmisión del derecho patrimonial en todo su contenido ya que, salvo pacto expreso en contrario, la cesión del derecho pecuniario se limita a los modos de explotación previstos en el contrato, de modo que el autor pueda celebrar tantos traspasos de su derecho patrimonial, como formas de explotación existan sobre su obra. v La cesión del derecho pecuniario, o de cualquiera de sus aspectos, no confiere a quien se le otorga, salvo pacto expreso en contrario, ningún derecho de exclusividad en la explotación. En consecuencia, el autor puede dar su consentimiento para que varias personas exploten su obra por un mismo medio, como por ejemplo la radiodifusión. v No puede hablarse de una plena transmisión de derechos, pues éstos revierten al autor al extinguirse el derecho del cesionario. Por las anteriores razones, se afirma que la cesión de los derechos de explotación es una cesión sui generis, como una autorización del autor para que alguno de los aspectos que conforman el contenido de su derecho pueda ser explotado. Los principios orientadores de los contratos en materia de derecho de autor son los siguientes: v Principio de la favorabilidad (Artículo 257 de la Ley 23 de 1982): En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas, se aplicará la más favorable para el titular de los derechos de autor. v Principio de la solemnidad de los actos de enajenación del derecho de autor (Artículo 183 de la Ley 23 de 1982): Todo acto de enajenación y transferencia del derecho de autor, sea ésta total o parcial, deberá constar en escritura pública o en instrumento privado debidamente reconocido ante notario; de lo cual se concluye que la cesión de estos derechos es cualificada y sólo se perfecciona con el cumplimiento de dichas formalidades. Adicionalmente, estos actos o contratos deberán ser inscritos en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para que de este modo se hagan oponibles frente a terceros, debido a los efectos de publicidad y autenticidad que les proporciona el registro. v Principio de la independencia de los derechos patrimoniales entre sí: El autor puede disponer de su obra para que ésta sea utilizada por el cesionario de determinada manera. En consecuencia:

v Solamente se entenderán cedidos los derechos expresamente mencionados en el contrato y para las modalidades previstas en éste. v La transmisión global de derechos sobre obras futuras resulta inadmisible. v También deben considerarse nulas las estipulaciones por las cuales el autor se compromete a no crear obra alguna en el futuro. v El contrato no puede extenderse a modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de su celebración. v Principio de la independencia entre el derecho de autor y la propiedad del objeto material: La adquisición del objeto material (cuadro, pintura) no implica la cesión de alguno de los derechos de autor. El contenido básico de un contrato de cesión es el siguiente: v v v v v v v

Derechos trasmitidos Duración de la transferencia En caso de traducciones, idioma o idiomas involucrados Territorio dentro del cual se puede utilizar la obra Regalías o retribución económica que se ha de pagar Responsabilidad de las partes Procedimiento para resolver las controversias

Casos en que se presume la cesión: v Contrato de prestación de servicios o elaboración de obra (Artículo 20, Ley 23 de 1982): A menos que las partes estipulen otra cosa, los derechos de propiedad sobre la obra se desplazan a favor de quien ordena y paga la realización de la obra. v Obra creada en ejercicio de las funciones constitucionales o legales propias del cargo (Artículo 91, Ley 23 de 1982): Los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por empleados públicos, en cumplimiento de los deberes constitucionales o legales de su cargo, se transfieren a la entidad pública correspondiente.

Contratos sobre el software. v Contrato de desarrollo de software: Puede ser considerado un contrato de obra por encargo. v Contrato de licencia de distribución de software: El titular de los derechos de explotación autoriza a determinada persona la distribución del mismo, a cambio de una contraprestación. v Contrato de licencia de uso de software: El titular de los derechos de explotación del software autoriza a otro u otros a usar dicho software a cambio de una contraprestación, sin que por ello transfiera su derecho sobre el mismo. v Contrato de escrow: Es un contrato de depósito, mediante el cual el programador o empresa de software entrega en custodia el código fuente a

un tercero, que se constituye en depositario del mismo y se obliga a entregarlo al usuario cuando se cumplan las condiciones que se hayan previsto en el contrato. v Contrato llave en mano: En estos contratos, el autor se obliga a entregar el software totalmente instalado y en funcionamiento. Contratos de licencia de software

Existen básicamente dos tipos de licencias en materia de software comercial: 1. Licencias shrink-wrap: Son las que van incluidas en las cajas que contienen los discos de los programas de software y de otros contenidos informativos. El consumidor sólo puede conocer los términos de estas licencias después de haber comprado los productos y de abrir las cajas. 2. Licencias click-wrap: Son aquellas que el usuario acepta cuando hace clic en el botón de una página Web que dice Acepto. En algún lugar de esta página Web existirá un enlace referido al texto de la licencia de uso que el usuario se dispone a aceptar. Características de estas licencias: v Se trata de contratos no negociables (por adhesión). v No sólo no son negociables, sino que no pueden leerse antes de cerrar el trato comercial. v Transfieren bienes y servicios intangibles. v Se trata de una licencia de uso, y no de un contrato de compraventa. El software y la información digital se licencian, no se venden, es decir, el titular autoriza el uso del software bajo una serie de condiciones. Lo que el usuario compra no es el software o la información, sino el derecho a usarlo en las condiciones establecidas por el titular. Posiciones jurisprudenciales en los Estados Unidos: 1. Con relación a las licencias shrink-wrap, los tribunales han sostenido que aunque el usuario no haya podido leer la licencia antes de realizar la compra, sí puede leerla antes de utilizar el producto. Así, el consumidor puede devolver el producto sin utilizarlo y tiene derecho a ello. 2. En el caso de las licencias click-wrap, los jueces han dicho que son válidas siempre y cuando se solicite del usuario una acción expresa de aceptación de la licencia.

.7.4.

Franquicias

La franquicia es un sistema de comercialización de productos, servicios o tecnología, basado en una colaboración estrecha y continua entre empresas legal y financieramente distintas e

independientes, en el cual el franquiciante concede al franquiciado el derecho a llevar un negocio de conformidad con el concepto del franquiciante.14 a)

Elementos básicos de un contrato de franquicia:

v Licencia de marca

La franquicia conlleva un acuerdo de licencia de marca dentro de un territorio establecido. Este rasgo es esencial e implica que el franquiciante debe tener una marca. El contrato de franquicia implica una licencia de marca, pero se trata de figuras diferentes. La licencia se refiere sólo a un producto o a un número determinado de productos. En cambio, la franquicia cubre un negocio en su totalidad, incluyendo know-how, marcas, asistencia técnica y contactos comerciales. La licencia de marca incluida en la franquicia generalmente prevé: v Derecho a usar la marca del franquiciante para los negocios del franquiciado. v Limitaciones a los derechos del franquiciado para usar la marca. v Reserva del derecho del franquiciante a usar la marca y a otorgar licencias a terceros. v Derecho de modificación, para que el franquiciante pueda introducir cambios en la marca. v Compromiso del franquiciado de colaborar en la prevención de infracciones marcarias. v Transferencia de un know-how El know-how transmitido en una franquicia debe tener unos elementos que lo caracterizan: v Debe ser práctico: Debe ser práctico en cuanto a la administración, mercadeo y organización. v Debe ser probado: Debe haber producido óptimos resultados comerciales o industriales. v Debe ser sustancial: Debe incluir la información clave para la venta de bienes o la prestación de servicios. v Debe ser específico: Debe tener aplicación en un determinado sector económico. v Regalías Por lo general, el franquiciado deberá pagar al franquiciante una suma fija al firmarse el contrato y unas regalías mensuales sobre sus ventas o ingresos. La franquicia también puede incluir

14 MARZORATI, Osvaldo J. “Franchising”. Ed. Astrea, 2001. Página 21.

unos pagos a cambio del entrenamiento del franquiciado y tarifas suplementarias por otros servicios, tales como servicios de auditoria, consultas, publicidad. v Territorio En los contratos de franquicia se establece la zona de operación del franquiciado. Es muy importante tener en cuenta si el franquiciante va o no a otorgar un territorio exclusivo y el derecho que tiene de aprobar o no el futuro emplazamiento de la franquicia. v Método operativo Normalmente, el franquiciante posee un manual operativo donde se detallan las instrucciones del franquiciante sobre producción, comercialización y administración del producto o servicio. b)

Otros elementos del contrato de franquicia

v Publicidad: El contrato de franquicia generalmente establece qué publicidad estará a cargo del franquiciado y cuál a cargo del franquiciante. v Ubicación, remodelación y apertura del local: Es usual que las partes acuerden todo lo relativo a la ubicación, diseño, decoración, oportunidad y condiciones de apertura del local del franquiciado. v Equipos, accesorio y mobiliario: Muchas veces, el franquiciante indica al franquiciado qué equipos, muebles y accesorios debe adquirir. v Capacitación y asistencia: Es obligación del franquiciante proveer al franquiciado la capacitación necesaria para desarrollar el negocio. En consecuencia, el contrato indicará cuándo y cómo se hará esa capacitación. Lista de chequeo para contratos de franquicia 1.

Partes

2.

Consideraciones

3.

Otorgamiento del territorio y exclusividad.

4.

Pago de derechos por la franquicia

5.

Regalías

6.

Período de vigencia y renovación

7.

Incumplimiento y extinción

8.

Publicidad y mercadeo

9.

Ubicación, remodelación y apertura del local.

10.

Equipos, accesorios y mobiliario.

11.

Capacitación y asistencia

12.

Marca

13.

Contabilidad y registros

14.

Normas de calidad y funcionamiento

15.

Asistencia operativa del franquiciante al franquiciado

16.

Obligaciones del franquiciado

17.

Seguros

18.

Derechos y deberes de las partes luego de la terminación del contrato

19.

Dirección de notificación de las partes

20.

Derecho aplicable

21.

Procedimiento de solución de controversias

.8

Algunas sugerencias de negociación

No existen normas o reglas sobre la forma en que debe negociarse. Los siguientes son algunos consejos tomados del curso de Licenciamiento (Transferencia de Tecnología) compuesto a través del Comité de Educación de LES Internacional15: v El negociar representa una discusión entre dos partes cuyas preferencias son opuestas, con la intención de lograr un resultado final mutuamente aceptable. v Si ambos lados sienten que han ganado, habrán llegado a un trato justo para ambos. v Comience las negociaciones a partir de los puntos que pueda acordar rápidamente, para establecer un clima de éxito. v No conceda algo a menos que reciba algo a cambio. v Siempre pida más de lo que espera lograr, pero nunca tanto que la otra parte se sienta ofendida. Nunca acepte la primera oferta. v Siempre conozca su “precio de retirada”, es decir aquel por debajo del cual usted no puede hacer ningún trato. Al mismo tiempo recuerde que un beneficio mediano es mejor que ningún beneficio. v Esté preparado: haga su tarea. v No permita que los problemas sencillos lleven las negociaciones a un punto muerto. 15 www.lesi.org

v Sea persistente y paciente. Consúltelo con la almohada, si es necesario. v Si negocia con personas de diferentes países o culturas, cuide de que el significado de sus palabras sea debidamente entendido por la otra parte. v Deje el precio para el final. v Algunas negociaciones terminan sin un acuerdo. Si no es un buen trato para ambas partes, entonces las negociaciones deben suspenderse. v Formule preguntas inteligentes y aprenda a reconocer cuándo está recibiendo respuestas correctas.