TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL RESOLUCIÓN N° 2032-2010/TPI-INDECOPI EXPEDIENTE N° 352770-2008

SOLICITANTE :

LUIS ENRIQUE SALVERREDY TELLO

OPOSITORA

THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.

:

Notoriedad de las marcas de la opositora: No acreditada - Riesgo de confusión entre signos que distinguen productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: Existencia – Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486. Lima, diez de setiembre de dos mil diez. I. ANTECEDENTES Con fecha 30 de abril de 2008, Luis Enrique Salverredy Tello (Perú) solicitó el registro de la marca de producto ZOLO JEANS & COMPANY, para distinguir vestidos, calzado, sombrerería y ropa deportiva, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. Con fecha 4 de agosto de 2008, The Polo/Lauren Company, L.P. formuló oposición al registro del signo solicitado señalando que: - Es titular de la marca POLO JEANS CO. inscrita bajo Certificado Nº 25955 en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. - Asimismo, es titular en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial de las siguientes marcas: MARCA

CERTIFICADO 33196

POLO BY RALPH LAUREN POLO SPORT

58741 28641

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49888

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La denominación POLO forma parte de la marca notoriamente conocida POLO DE RALPH LAUREN y, a su vez, de un gran número de marcas registradas a favor de su empresa. Su notoriedad se genera como consecuencia del uso intensivo en el mercado, lo cual ha permitido su amplia difusión y conocimiento por los sectores pertinentes del público consumidor. La notoriedad de la marca POLO DE RALPH LAUREN fue reconocida por ITINTEC mediante Resolución Nº 087783 recaída en el Expediente Nº 156324-89, correspondiente a la solicitud de registro de la marca POLO FASHION. Prueba de la notoriedad de la marca POLO RALPH LAUREN y, en consecuencia, de la denominación POLO que la integra, es el artículo denominado “The Top Brands” publicado en la revista Businessweek de fecha 5 de agosto de 2002 que adjunta, donde se señala que la marca POLO RALPH LAUREN ocupa el lugar 95 y está valorizada en más de mil millones de dólares. Por otro lado, dentro de la marca registrada POLO JEANS CO., el elemento relevante es la denominación POLO, toda vez que el término JEANS es genérico y la partícula CO es la abreviación de la expresión “company”. Asimismo, en el signo solicitado predomina la denominación ZOLO. El signo solicitado ZOLO JEANS & COMPANY es similar gráfica, fonética y conceptualmente a la marca registrada POLO JEANS CO., toda vez que además de que las denominaciones ZOLO y POLO son semejantes, ambos signos comparten el término JEANS e incluyen las expresiones equivalentes COMPANY y CO. De otorgarse el registro del signo solicitado, los consumidores le atribuirían a los productos identificados con dicho signo las mismas características de origen y alta calidad que tienen los productos distinguidos con la marca POLO JEANS CO., la cual se vería afectada por la actitud parasitaria de la solicitante y su competencia desleal (sic). 2-29

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Citó jurisprudencia que consideró aplicable al caso. Con fecha 18 de setiembre de 2008, Luis Enrique Salverredy Tello absolvió el traslado de la oposición señalando que: - No existe semejanza alguna entre los signos en cuestión. Así, la marca registrada está conformada por un conjunto de palabras que se diferencia claramente del signo solicitado. - A nivel mundial se encuentran registradas varias marcas, a favor de distintos titulares, que incluyen la denominación POLO y que coexisten pacíficamente con la marca de la opositora. - A diferencia de lo señalado por la opositora, las siglas CO no necesariamente serán percibidas como la abreviación de “company”, sino también de “corporation”. Posteriormente, señaló que en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas diversas marcas que incluyen la denominación POLO, tales como: MARCO POLO G GARDEL, POLO LOCO, POLO COUNTRY y POLO HIT´S, lo que evidencia que dicha denominación es genérica y débil, por lo que no debe ser tomada en cuenta al momento de realizar el examen comparativo. Mediante Resolución Nº 3011-2009/CSD-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 2009, la Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición interpuesta y otorgó el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente: a) Notoriedad de las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN - The Polo/Lauren Company, L.P. sostiene que la denominación POLO que compone su marca POLO BY RALPH LAUREN es notoria. - En el presente caso se ha verificado que la denominación POLO constituye una marca registrada a favor de la opositora bajo Certificado Nº 33196 y que la marca POLO BY RALPH LAUREN se encuentra también inscrita a su favor con Certificado Nº 58741. - Si bien mediante Resolución Directoral Nº 087783, la Dirección de Propiedad Industrial del ITINTEC reconoció la notoriedad de la marca POLO BAY RALPH LAUREN, cabe señalar que esa resolución corresponde al año 1991, por lo cual, dada su antigüedad, la valoración de los medios probatorios realizada en ella no puede extenderse y servir en la actualidad para sustentar la notoriedad alegada. - Por su parte, el artículo publicado en la revista “Businessweek” no es suficiente para determinar que la marca POLO BAY RALPH LAUREN goce de la calidad de notoriamente conocida.

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Por lo expuesto, en el presente caso no se ha probado que las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN gocen de un amplio conocimiento entre el público consumidor del sector pertinente. Por lo tanto, al no acreditarse la calidad de notorias de las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN, no resulta aplicable la prohibición de registro prevista en el inciso h) del artículo 136 de la Decisión 486. b) Evaluación del riesgo de confusión - The Polo/Lauren Company, L.P. sustenta su oposición en la titularidad de la marca POLO JEANS CO. (Certificado Nº 25955), con la cual considera que el signo solicitado es confundible. - Respecto de las demás marcas mencionadas por la opositora (Certificados Nº 33196, 58741, 28641 y 49888), cabe precisar que éstas no van a ser consideradas para la evaluación del riesgo de confusión, toda vez que de sus argumentos se desprende que sustenta su oposición únicamente en cuanto al riesgo de confusión entre el signo solicitado y su marca registrada POLO JEANS CO. (Certificado Nº 25955). - Algunos de los productos que distingue la marca registrada (prendas de vestir) comprenden a todos los productos que pretende distinguir el signo solicitado (vestidos, calzado, sombrerería y ropa deportiva). - Previamente al examen comparativo, cabe precisar que los términos JEANS, COMPANY y POLO son frecuentemente utilizados en la conformación de diversas marcas pertenecientes a titulares distintos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, por lo cual, al no ser capaces de indicar un origen empresarial determinado, el que existan dos signos que los comparten en su conformación, no es suficiente, por sí solo, para determinar semejanza entre ellos. - Los elementos denominativos relevantes de los signos son las denominaciones ZOLO y POLO, las cuales difieren en cuanto a su pronunciación por la presencia de sus primeras consonantes. Asimismo, si bien ambos signos comparten el término JEANS, el mismo es frecuente en clase, por lo que su presencia en los signos en conflicto no es determinante para establecer semejanzas entre ellos. De otro lado, se aprecia que la partícula CO – que forma parte de la marca registrada – constituye la sigla de palabra “company” – incluida en el signo solicitado; sin embargo, al ser poco conocido en significado del término CO., se concluye que ello no llevará al público consumidor a considerarlo como un término equivalente a la denominación COMPANY. En ese sentido, se concluye que los signos difieren en su

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pronunciación y en la impresión visual de conjunto que suscitan en el público consumidor. c) Artículo 137 de la Decisión 486 - The Polo/Lauren Company, L.P. ha señalado que mediante la presente solicitud de registro se ha perpetrado un acto de competencia desleal; sin embargo, la opositora no ha presentado documentos que acrediten dichas afirmaciones. - A lo expuesto, se debe agregar que la Comisión no cuenta con algún indicio que le permita inferir que con el registro del signo solicitado, el solicitante pretenda perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, por lo que no resulta de aplicación el artículo 137 de la Decisión 486, debiendo desestimarse los argumentos referidos a este extremo de la oposición. d) Examen de registrabilidad - Realizado el examen de registrabilidad del signo solicitado, se concluye que cumple con ser susceptible de representación gráfica, además de ser apto para distinguir los servicios en cuestión en el mercado, conforme lo establece el artículo 134 de la Decisión 486, encontrándose fuera de los supuestos de prohibición de registro establecidos en sus artículos 135 y 136, así como fuera del supuesto contemplado en el artículo 137 de dicha Decisión. - Finalmente, cabe precisar que se han tenido a la vista las marcas POLO y logotipo (Certificado Nº 33196), POLO BY RALPH LAUREN (Certificado Nº 58741), POLO SPORT (Certificado Nº 28641), RLX POLO SPORT y logotipo (Certificado Nº 49888), ASOLO y logotipo (Certificado Nº 90574) y SOL-OR (Certificado Nº 114714), con las cuales se considera que el signo solicitado no resulta confundible, toda vez que presentan diferencias gráficas y fonéticas. Con fecha 12 de noviembre de 2009, The Polo/Lauren Company, L.P. interpuso recurso de apelación reiterando sus argumentos respecto a que: i) las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN son notoriamente conocidas y, ii) el signo solicitado es confundible con la marca registrada POLO JEANS CO. Agregó que: - Respecto a la notoriedad de las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN, debe tenerse en cuenta que el artículo publicado en la revista Businessweek en el año 2002 constituye una actualización del reconocimiento de la notoriedad de las marcas en cuestión hecha por el ITINTEC en el año 1991. El hecho de que una marca tan antigua en el mercado haya alcanzado un valor tan alto (según el artículo de la revista

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Businessweek, la marca POLO BY RALPH LAUREN tiene un valor aproximado de mil millones de dólares) definitivamente se debe, entre otros, a su gran prestigio internacional y también al hecho de que dicha marca está difundida a nivel mundial, inclusive en los países sudamericanos, incluyendo al Perú. Una marca a la que le ha tomado tantos años y esfuerzos alcanzar la calidad de notoriamente conocida, no puede perder dicho carácter en apenas siete años. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse en cuenta que las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN han sido consideradas en forma expresa como fundamento de la oposición formulada, particularmente en el cuadro contenido en la página 2 de su escrito de oposición. En tal sentido, considera que si la marca POLO JEANS CO. resulta confundible con el signo solicitado ZOLO JEANS & COMPANY, con mayor razón lo será también con los signos notorios POLO y POLO BY RALPH LAUREN. Por tal razón, no se puede concluir válidamente como lo ha hecho la Comisión de Signos Distintivos, que no debe ser consideradas para la evaluación del riesgo de confusión entre los signos sub litis. Aun cuando los términos JEANS y COMPANY sean utilizados en forma genérica en el mercado, el análisis comparativo debe ser realizado teniendo en cuenta los signos en conflicto en su conjunto, es decir, considerando todos sus elementos. En ese sentido, los términos POLO JEANS y ZOLO JEANS resultan muy similares tanto visual como fonéticamente. A lo anterior debe agregarse que ambos signos terminan en las partículas CO. y COMPANY que son equivalentes. El hecho de que los signos en cuestión estén conformados por las expresiones JEANS CO. y JEANS & COMPANY determina que sean también similares conceptualmente. Si bien la Autoridad ha señalado que las pruebas presentadas no acreditan la mala fe con la que estaría actuando el solicitante, debe tenerse en cuenta que la gran similitud entre los signos pone en evidencia que el solicitante no puede haber escogido al azar el signo solicitado, sino más bien a sabiendas de la existencia de la marca POLO JEANS CO. De la misma manera, la solicitud presentada constituye un acto ilegítimo destinado a obtener un signo confundible con la marca registrada. Por lo tanto, se estaría compitiendo deslealmente con un producto distinguido con un signo que es confundible con la marca de su empresa.

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Con fecha 18 de enero de 2010, Luis Enrique Salverredy Tello absolvió el traslado de la apelación reiterando sus argumentos respecto a que: i) el signo solicitado no es confundible con la marca registrada POLO JEANS CO., ii) la denominación POLO de la marca registrada es genérica y débil y se encuentra presente en distintas marcas registradas y, iii) la opositora no ha acreditado la notoriedad de la marca POLO BY RALPH LAUREN. II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN La Sala de Propiedad Intelectual deberá determinar: a) Si las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN gozan de la calidad de notoriamente conocidas y, por tanto, si el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. b) Si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado ZOLO JEANS & COMPANY y la marca registrada POLO JEANS CO. (Certificado Nº 25955). c) Si el signo ZOLO JEANS & COMPANY ha sido solicitado con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal. III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN 1. Informe de antecedentes Se ha verificado que: a) The Polo/Lauren Company, L.P. (Estados Unidos de América) es titular de la marca de producto POLO JEANS CO. que distingue prendas de vestir, calzados, sombrerería, de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, registrada bajo Certificado Nº 25955, vigente hasta el 13 de mayo de 2016. b) Asimismo, es titular de las siguientes marcas en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial: -

Conformada por la denominación POLO, escrita dentro de un rectángulo, conforme al modelo, que distingue vestidos, calzado, sombrerería y demás productos, registrada bajo Certificado Nº 33196, vigente hasta el 31 de enero de 2017.

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POLO BY RALPH LAUREN que distingue ropa confeccionada de todo género, registrada bajo Certificado Nº 58741, vigente hasta el 4 de diciembre de 2014.

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POLO SPORT, que distingue prendas de vestir, calzado, sombrerería, registrada bajo Certificado Nº 28641, vigente hasta el 27 de agosto de 2016.

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Conformada por la etiqueta que contiene la denominación RLX POLO SPORT, en letras características, donde la partícula RLX aparece sobre los vocablos POLO SPORT, conforme al modelo, que distingue vestidos, calzado, sombrerería y todos los demás productos, registrada bajo Certificado Nº 49888, vigente hasta el 29 de octubre de 2018.

c) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, varias marcas que incluyen la denominación POLO, tales como: BEVERLY HILLS POLO CLUB y logotipo, MARCO POLO G GARDEL y logotipo, POLO CHEMSACTIVE y logotipo, POLO HIT´S y logotipo, POLOTEX y logotipo, PUBLI POLO y logotipo, entre otras. d) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, varias marcas que incluyen la denominación JEANS, tales como: AKRILIKA JEANS, ALMA JEANS y logotipo, DATA JEANS y logotipo, DIGITAL JEANS, HOT JEANS y logotipo, JEANS CAMBER, JEANS CLAXON COLLECTIONS y logotipo, JEANS GOZ y logotipo, entre otras. e) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran registradas, a favor de distintos titulares, varias marcas que incluyen la denominación

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COMPANY o la partícula CO, tales como: A ASTON COMPANY JEANS y logotipo, ALIEN SURF COMPANY, CARSIC COMPANY, COMPANY y logotipo, ELWOOD JEANS COMPANY y logotipo, EXTASIS JEANS COMPANY MODA URBANA, FREE LINE COMPANY, VALMAN COMPANY y logotipo, ARIZONA JEANS CO. AZ y logotipo, HATZEL JEANS CO., HOLLISTER CO., VMOS JEANS VMOS CO. y logotipo, 1969 JEANS CO. y logotipo, entre otros. 2. Cuestión previa The Polo/Lauren Company, L.P. ha señalado en su recurso de apelación que a diferencia de lo considerado por la Comisión de Signos Distintivos, el sustento de su oposición, respecto al riesgo de confusión, no sólo fue el registro de la marca POLO JEANS CO., sino también las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN mencionadas en el cuadro que aparece en la página 2 de su escrito de oposición1, con las cuales considera que el signo solicitado es confundible. Al respecto, cabe precisar que de la revisión del escrito de oposición de fecha 4 de agosto de 2008, se advierte que los argumentos de The Polo/Lauren Company, L.P. están referidos a tres puntos: i) la notoriedad de las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN, ii) la confusión que existe entre el signo solicitado y la marca registrada POLO JEANS CO. y, iii) la conducta desleal del solicitante.

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El cual es el siguiente: MARCA

CERTIFICADO 33196

POLO BY RALPH LAUREN POLO SPORT

58741 28641 49888

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Así, se aprecia que en el punto referente al riesgo de confusión, la opositora sólo hace referencia a su marca registrada POLO JEANS CO.; incluso, el examen comparativo que realiza (fonético, gráfico y conceptual) está referido únicamente al signo solicitado ZOLO JEANS & COMPANY y la marca registrada POLO JEANS CO., tal como se aprecia en las páginas 5 a 10 del escrito de oposición. Si bien la opositora señala ser titular también de otras marcas que incluyen la denominación POLO (cuadro consignado en la página 2 del escrito de oposición), dicha referencia es de carácter informativo, ya que con dichas marcas no se hace análisis comparativo alguno (gráfico, fonético o conceptual). Por lo tanto, no puede considerarse que las marcas que se consignan en el cuadro de la página 2 del escrito de oposición también hayan servido como sustento del argumento relacionado con el riesgo de confusión. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que, de oficio, la Comisión de Signos Distintivos sí consideró el registro de las marcas POLO y logotipo (Certificado Nº 33196), POLO BY RALPH LAUREN (Certificado Nº 58741), POLO SPORT (Certificado Nº 28641), RLX POLO SPORT y logotipo (Certificado Nº 49888), concluyendo que las mismas no son confundibles con el signo solicitado. Un tema distinto es la notoriedad de las marcas POLO y POLO BY THE RALPH LAUREN alegada por la opositora, las cuales se encuentran registradas y también se consignan en el cuadro de la página 2. En ese sentido, y respecto del argumento de la notoriedad, sólo si la Autoridad considera que dichas marcas gozan de la calidad de notoriamente conocidas, correspondería evaluar si las mismas son o no confundibles con el signo solicitado. Por lo expuesto, corresponde a la Sala evaluar: i) si las marcas POLO y/o POLO BY RALPH LAUREN gozan de la calidad de notoriamente conocidas; y, de ser el caso, si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, ii) si existe riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca registrada POLO JEANS CO. y, iii) si el solicitante intenta perpetrar actos de competencia desleal a través de la presente solicitud de registro.

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3. Notoriedad de las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN 3.1 Marco legal y conceptual La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente2. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso 12-IP-20053 lo siguiente: "Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor". De igual manera, en el Proceso 06-IP-20094, ha señalado que: “Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”. La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción registral y territorialidad.

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Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 126-IP2008, publicada en la Gaceta Oficina Nº 1727 de fecha 30 de junio de 2009. 3 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32. 4 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1727 del 30 de junio de 2009.

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De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión 486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos". El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 3.2 Criterios para determinar la notoriedad de un signo A efectos de dotar a la Autoridad de elementos de referencia y dar mayor predictibilidad al sistema, el artículo 228 de la Decisión 486 establece de manera enunciativa ciertos criterios a ser tomados en cuenta al momento de evaluarse y determinar la notoriedad de una marca. La disposición antes referida ha considerado los siguientes criterios: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

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i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. En adición a estos criterios, la Autoridad competente podrá tomar en consideración otras circunstancias indicativas de la notoriedad, inclusive de orden cualitativo5, tales como: a) la extensión del conocimiento de la marca entre los círculos empresariales que comercializan productos o prestan servicios del mismo tipo; b) la existencia y difusión de otras marcas idénticas o similares usadas por terceros para distinguir otros productos o servicios en el mercado; c) el tipo y amplitud de los canales de comercialización en los que se distribuyen los productos o se prestan los servicios distinguidos por la marca; d) la protección obtenida en distintos países; y, e) los clientes potenciales de los productos o servicios a los que se refiere la marca. La difusión de la marca en los diferentes mercados, derivada de la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria6. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el antes citado Proceso 12-IP-2005 hace mención a los siguientes criterios establecidos en sentencias anteriores (Sentencia de 13 de marzo de 2003. Proceso N° 09-IP2002. Marca “UBS UNION BANK OF SWITZERLAND”. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 777 de 27 de marzo de 2003): "Para que una marca sea considerada notoria debe por lo menos cumplir, según criterios doctrinales generalmente aceptados, con uno de estos factores: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general. 5

Ver Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1, Aspectos de la protección de las marcas notoriamente conocidas, los nombres comerciales y los lemas comerciales, pp. 10 y ss. 6 Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso Nº 128IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial Nº 1588 de fecha 20 de febrero de 2008.

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Gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto. Poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Su sola mención debe provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica".

Por otro lado, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido que “Para que una marca notoria pueda impedir el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado, dicha notoriedad tiene que haber sido anterior a la solicitud impugnada, notoriedad que deberá ser probada …” (Sentencia dictada en el expediente N° 08-IP-98, del 13 de marzo de 1998, publicada en la G.O.A.C. N° 338, del 11 de mayo del mismo año, caso “HERMES”)7. El referido Tribunal de Justicia, además, efectúa las siguientes citas doctrinarias en el Proceso 12-IP-20058: “La marca notoria que nació única y se mantuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca – producto no puede ser manchado, no puede ser diluido. No significa esto el crear un monopolio, como señala Schechter, todo lo que el demandante pide en esos casos es la preservación de un valioso aunque posiblemente invisible eslabón entre él y su consumidor, que ha sido creado por su ingenio y el mérito de sus productos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. Abeledo Perrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág. 255). “Las llamadas marcas notorias han merecido tradicionalmente, una protección especial, en la medida en que respecto de ellas resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad debe beneficiar a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen al mismo fabricante o prestador que consiguió la notoriedad.” (ZUCCHERINO, Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT” Editado por Abeledo Perrot. Buenos Aires, 1997. Págs. 130 y 131).

7

Citada en el Proceso N° 6-IP-2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 23-24. 8 Ver nota 3.

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3.3 Sobre la prueba de notoriedad El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso N° 6-IP-2005, respecto de la notoriedad de la marca precisa que resulta "(…) inaplicable a su respecto la máxima notoria “non egent probatione”. Y es que, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de la prueba (…)". A este respecto, cabe citar lo señalado por el Tribunal Andino en el Proceso N° 114-IP-20059, en el extremo que señala lo siguiente: "La protección a la marca notoriamente conocida otorga un tratamiento especial que no tienen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surja del signo por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia corresponde a quien la alega. Este dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas". Quien alega la notoriedad de la marca deberá probar tal calidad, es importante señalar que a fin de probar la notoriedad de la marca, es factible hacer uso de los diferentes medios probatorios disponibles en el respectivo sistema judicial nacional y que las pruebas aportadas deben ser valoradas por el administrador o juez competente, como en todo proceso, de acuerdo a la sana critica; el determinar si la marca posee la calidad de notoria o no, es un aspecto que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, ya que tal calificación será la base jurídica para que el signo registrado goce de una protección especial dentro del sistema marcario". En virtud del principio que la carga de la prueba corresponde a la parte que alega la notoriedad de la marca, ésta será la primera interesada en aportar los medios probatorios que logren crear convicción en la Autoridad administrativa respecto a la notoriedad invocada. En efecto, “estando la parte interesada en el triunfo de la causa, a ella corresponde la tarea de producir las pruebas 9

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1258 del 31 de octubre de 2005, p. 15.

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destinadas a formar la convicción del juez en la prestación jurisdiccional.”10 En ello radica, precisamente, la esencia y el valor de las pruebas aportadas por las partes, esto es, producir certeza en el administrador respecto de la notoriedad alegada. Para tal efecto, las partes podrán aportar cualquier medio probatorio admitido en el procedimiento administrativo, tales como: facturas de ventas, publicidad diversa, resultados de sondeos de opinión entre el público consumidor o en los círculos empresariales, certificados de registro de la marca en países extranjeros, inventarios de producto terminado, estudios de mercado, documentos que acrediten las sumas invertidas en la publicidad y promoción de la marca. Aparte de estos medios probatorios tradicionales comienzan a reconocerse otros tipos de prueba indiciaria de notoriedad que surgen del desarrollo del comercio internacional y de los medios modernos de transporte, comunicaciones y promoción en el mercado global, tales como publicidad relacionada con el intercambio turístico (revistas distribuidas en vuelo por las compañías de transporte aéreo), volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia de la marca en determinado territorio, existencia de actividades de fabricación, compras o almacenamiento por el titular de la marca en el territorio en que se busca la protección, efectos de publicidad residual (entendida como lo que queda en la mente del consumidor luego de haber recibido un mensaje publicitario) proyectada de un territorio a otro, difusión internacional de eventos deportivos y espectáculos en los cuales hay contenido publicitario, etc.11 3.4 La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005 señala que: "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.

10 11

Buzaid, De la carga de la prueba, Centro de Estudios de Filosofía del Derecho, Maracaibo 1975, p. 10. Doc. OMPI/MAO/CCS/97/1 (nota 5), pp. 9 y 10.

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De otro lado, en el Proceso 029-IP-200812, ha señalado lo siguiente: “La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público consumidor. Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios, con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos, independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la clase a la que pertenezcan”. Asimismo, el Tribunal señala: “En el caso de que se trate de similitud con una marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido registrada”. Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios que distingan los signos, bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, es decir, si los signos confrontados resultan similares o no. En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos o servicios, como en los signos mismos.

12

Publicado en la Gaceta Oficial Nº 1637 del 21 de julio de 2008.

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En cuanto al principio de territorialidad, del artículo 224 de la Decisión 486 se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso 029-IP-2008 ha señalado que “la norma comunitaria no exige el registro del signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su reconocimiento como notorio”. Asimismo, en el Proceso 24-IP-200913 ha señalado que: “De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. 13

Publicada en la Gaceta Oficial Nº 1734 del 22 de julio de 2009.

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Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas campañas publicitarias14 3.5. Determinación del sector pertinente Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión 486 (detallado en el punto 3.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos a los literales anteriores. 3.6 Aplicación al caso concreto 3.6.1. Pruebas aportadas En el presente caso, The Polo/Lauren Company, L.P., a fin de acreditar el carácter notorio de las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN, ha presentado los siguientes documentos: -

14

Copia del artículo denominado “The 100 Top Brands” publicado en la revista BusinessWeek con fecha 5 de agosto de 2002, donde se señala que la marca POLO RALPH LAUREN ocupa el lugar 95 y que al año 2002 estaba valorizada en 1.93 billones de dólares (fojas 77 a 81).

Cfr. Pacón, Ana María, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”. Artículo publicado en la Revista Derecho PUCP Nº 47, diciembre 1993, página 310.

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Asimismo, citó la Resolución Nº 087783 de fecha 10 de diciembre de 1991, recaída en el Expediente Nº 156324, correspondiente a la solicitud de registro de la marca POLO FASHION, mediante la cual la Dirección de Propiedad Industrial de ITINTEC reconoció la notoriedad de las marcas POLO BY RALPH LAUREN y “jugador de polo”. 3.6.2. Valoración de las pruebas presentadas De los medios probatorios presentados, se advierte que: -

Si bien mediante Resolución Nº 087783 se reconoció la notoriedad de la marca POLO BY RALPH LAUREN, dicho reconocimiento data del año 1991, es decir, hace 19 años; por lo tanto, la Sala considera que a la fecha las condiciones del mercado han variado, por lo que en virtud de que la carga de la prueba en casos de notoriedad, corresponde a The Polo/Lauren Company, LP. demostrar, a través de documentos y no solo con afirmaciones, que la marca POLO BY RALPH LAUREN continúa gozando de la preferencia del público consumidor y sigue siendo ampliamente difundida en el mercado andino.

-

El único medio probatorio presentado por la opositora es un artículo denominado “The 100 Top Brands” donde se consigna que la marca POLO RALPH LAUREN ocupa el lugar 95 de dicha lista; sin embargo, la Sala considera que dicho documento no logra acreditar, por sí solo, que al año 2008 (fecha de solicitud del registro ZOLO JEANS & COMPANY), las marcas POLO y/o POLO RALPH LAUREN y/o POLO BY RALPH LAUREN gocen de la calidad de notoriamente conocidas en Perú o en algún otro País de la Comunidad Andina.

-

Por su parte, la opositora manifiesta que justamente el artículo denominado “The 100 Top Brands” es la actualización de la notoriedad reconocida en el año 1991, y que además, si en el año 2002 (fecha de publicación del artículo), la marca POLO RALPH LAUREN estaba valorizada en más de mil millones de dólares, no es posible pensar que en la actualidad ha perdido su valor y ya no es notoria. Al respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que conforme se ha señalado anteriormente, la notoriedad es un hecho variable en el tiempo, por lo que corresponde al titular de una marca acreditar que la notoriedad declarada sobre su marca se mantiene con el paso de los años, lo cual

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no ha sido logrado por la opositora con los medios de prueba presentados. Así, en el presente caso, el medio probatorio presentado por la opositora (un solo artículo) no ha logrado demostrar que a la fecha de solicitud del presente registro, las marcas POLO y POLO BY RALPH LAUREN sean altamente reconocidas por el público andino. Incluso, debe tenerse en cuenta que aun cuando el artículo “The 100 Top Brands” hubiera sido de fecha posterior, no hubiera logrado demostrar una amplia difusión, promoción y comercialización de las marcas en cuestión dentro del mercado andino. Finalmente, y a manera de información, cabe mencionar que a fin de acreditar la notoriedad de una marca, es necesario que su titular presente medios probatorios suficientes que acrediten la constante publicidad, promoción y ventas de dicha marca, así como medios de prueba que demuestren fehacientemente la preferencia y recordación por parte del público consumidor de dicha marca, lo cual se logra a través de un conjunto de pruebas que permiten a la Autoridad otorgar el carácter de notorio a un signo. Por lo expuesto, la Sala considera que las pruebas presentadas no resultan suficientes a fin de acreditar la extensión del conocimiento de las marcas POLO y/o POLO BY RALPH LAUREN en el mercado peruano o andino. En atención a lo expuesto, al no haberse acreditado la notoriedad de las marcas POLO y/o POLO BY RALPH LAUREN, no resulta de aplicación lo establecido en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486. Asimismo, al no haberse acreditado que las marcas POLO y/o POLO BY RALPH LAUREN gocen de la calidad de notoriamente conocidas, no corresponde evaluar si el signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con dichas marcas o de diluir la fuerza distintiva de las marcas invocadas, ya que la figura de la dilución sólo se aplica para marcas notoriamente conocidas, ni tampoco corresponde evaluar si existe un aprovechamiento del prestigio de la marca de la opositora, ya que no se ha acreditado que la misma goce de la calidad de notoria.

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4. Determinación del riesgo de confusión Ahora bien, dado que The Polo/Lauren Company, Lp. también sustentó su oposición en la prohibición de registro contenida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, corresponde evaluar si el signo solicitado es confundible con la marca POLO JEANS CO. registrada en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial bajo Certificado Nº 25955. La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca15. Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 48616 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 156-IP-200517, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad.” En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que: “Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir. Como ya se anotó, la ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la 15

Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)”. 16 Ver nota 15. 17 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 del 2 de diciembre del 2005.

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norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión basta para negar el registro.” La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad. En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada. De otro lado, en el Proceso N° 126-IP-200518, el Tribunal Andino estableció que: “Para determinar el riesgo de confusión del signo pendiente de registro respecto de una marca ya registrada, o ya solicitada para registro, será necesario establecer si se presenta identidad o semejanza tanto entre los signos en disputa, como entre los productos o servicios distinguidos por ellos y, además, considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.” Por lo anterior, la confusión entre dos signos es tanto mayor cuanto mayor sea la similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios a distinguir con los mismos. En conclusión, para la correcta aplicación del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486, es necesaria la interrelación de determinados requisitos: la identidad y similitud de productos o servicios y la identidad o similitud de los signos, tomando en cuenta, siempre, la distintividad de los signos.

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Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1273 del 7 de diciembre del 2005.

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4.1 Respecto de los productos En el presente caso, ser advierte que los signos en cuestión coinciden en distinguir calzado y sombrerería. Asimismo, los vestidos y ropa deportiva que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos dentro de las prendas de vestir que distingue la marca registrada. 4.2 Examen comparativo Para determinar si dos signos son semejantes, es práctica de esta Sala partir de la impresión en conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los correspondientes productos o servicios. Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos simultáneamente. Más bien el signo que tenga al frente en un momento determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que puedan ser recordadas por el público consumidor. Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en los Procesos N°s 147-IP-200519 y 156-IP-200520. El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán de los productos o servicios a distinguir y especialmente de la atención que usualmente se dé para la adquisición y contratación de esos productos o servicios. En el caso de los productos de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, debe tenerse en consideración que el público los examina antes de adquirirlos. Si bien es cierto que el grado de atención del público varía según el tipo de prenda de que se trate, siempre presta una particular atención al momento de seleccionarlos, y para su identificación se orienta a través de las etiquetas e impresiones que están cosidas o adheridas a los mismos. En estos casos, es relevante el aspecto gráfico de los signos.

19 20

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1259 del 3 de noviembre del 2005. Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271 (nota 17).

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En este orden de ideas, la impresión en conjunto de signos denominativos (o de aquéllos en los que resulta más relevante el elemento denominativo) se determinará en primer lugar por su aspecto fonético y gráfico. En muchos casos, el aspecto fonético será el más importante porque por lo general la denominación es utilizada en el mercado verbalmente. Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado ZOLO JEANS & COMPANY y la marca registrada POLO JEANS CO., se advierte, desde el punto de vista fonético, que si bien los signos comparten la denominación JEANS – la cual es frecuentemente utilizada en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial – la inclusión de la letra inicial Z en el término ZOLO del signo solicitado y P en POLO de la marca registrada (ambas de sonido característico), así como la presencia de los términos COMPANY y CO., determinan una pronunciación y entonación distinta en cada caso. Desde el punto de vista gráfico, la distinta extensión y estructura gramatical de los signos en cuestión, debido a la presencia de grafías diferentes en las primeras y últimas palabras de cada signo (ZOLO – COMPANY / POLO – CO.), así como la inclusión del símbolo & en el signo solicitado, determinan un impacto visual de conjunto diferente encada caso. Desde el punto de vista conceptual, si bien ambos signos incluyen el término JEANS y además las denominaciones COMPANY y CO. hacen referencia al mismo concepto (“compañía”), debe tenerse en cuenta que todos los elementos en mención se encuentran presentes también en otras marcas registradas – incluso de manera conjunta – por lo que el concepto de “una compañía que se dedica a la comercialización de jeans”, es frecuente en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial. 4.3. Riesgo de confusión Por lo expuesto, a pesar de existir identidad entre los productos que distinguen los signos en cuestión, dadas las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los mismos, se concluye que es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor. En consecuencia, el signo solicitado no se encuentra incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.

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5. Aplicación del artículo 137 de la Decisión 486 5.1 Marco legal y conceptual El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 inciso a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor". La estrecha vinculación entre el Derecho de la Propiedad Industrial y el Derecho de la Competencia y el fenómeno de la competencia económica ha sido puesta de manifiesto por la doctrina21, hasta el punto de decirse que la competencia es el tejido que sostiene a ambas ramas del derecho. Para Roubier22, la Teoría de la Propiedad Industrial impone ciertos límites al libre juego de la competencia, derivados de la existencia de determinados derechos que, como los que recaen sobre los signos distintivos de la empresa, atribuyen a sus titulares una posición jurídica privilegiada o exclusiva que ha de ser respetada por los competidores. La doctrina española señala que "el derecho industrial se orienta a satisfacer un doble interés: de una parte, trata de estimular el progreso industrial, mediante la concesión de monopolios o derechos de exclusiva, que vienen a recortar la libre competencia; de otra parte, trata de garantizar una cierta armonía en el desarrollo de la actividad competitiva, prohibiendo las conductas desleales o las que impiden la competencia misma".23

21

Franceschelli. Trattato de Diritto Industriale, Vol. 1, Milán 1973, p. 28. Le Droit de la Propriété Industrielle, 1. 1, París 1952, p. 1. 23 López Gómez, El Principio de "la Ex Ubérrima Fides" como criterio inspirador del Derecho de la Propiedad Industrial y del Derecho Mercantil, ADI VIII, 1982, p. 190.

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Debe indicarse que los empresarios al concurrir al mercado deben hacerlo sin utilizar medios que desvirtúen el sistema competitivo. Presupuesto de esta concurrencia lo constituye una conducta definida por normas de lealtad y honestidad, normas sobre las cuales se sustenta esa confianza recíproca, sin la cual sería imposible mantener la seguridad jurídica exigida para la fluidez de las transacciones mercantiles24. Es de la propia realidad del tráfico de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que constituyen una plasmación concreta del principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe. Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece. En ese sentido, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. 5.2. Aplicación al caso concreto The Polo/Lauren Company, L.P. ha señalado que la presente solicitud de registro ha sido solicitada con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal, toda vez que no puede deberse a la casualidad la evidente similitud que existe entre los signos en conflicto.

24

López Gómez (nota 23), pp. 191 y 192.

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Al respecto, cabe precisar que si bien se ha determinado que entre las denominaciones ZOLO y POLO no existen semejanzas fonéticas y gráficas, la Sala considera que a través del signo solicitado (ZOLO JEANS & COMPANY), visto en su conjunto, se tiene la evidente intención de aproximarse a la marca registrada POLO JEANS & CO., toda vez que ambos signos presentan prácticamente la misma estructura (una denominación de cuatro letras y dos sílabas que incluyen vocales idénticas – que incluso comparten tres de sus letras -, el término JEANS y las denominaciones COMPANY y CO que hace referencia a “compañía”). Lo anterior – y aun cuando las denominaciones distintivas que conforman ambos signos se diferencien – demuestra que la creación del signo solicitado no se ha debido a una mera casualidad, sino, por el contrario, a la intención de aproximarse a una marca ya registrada en el mercado. Tal como se ha señalado anteriormente, la persona que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece. En tal sentido, la Sala considera que Luis Enrique Salverredy Tello, a través del signo solicitado, tiene la intención de asemejarse a una marca que no le pertenece, por lo que se concluye que existen indicios razonables para determinar que no está actuando dentro de la leal y honesta competencia. Por lo expuesto, en el presente caso, la Sala considera que existen indicios razonables que permitan inferir que con el registro solicitado se pretende perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en perjuicio de la opositora, por lo que en aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, corresponde denegar el registro del signo solicitado y privar a Luis Enrique Salverredy Tello de su derecho de prelación. IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA REVOCAR la Resolución Nº 3011-2009/CSD-INDECOPI de fecha 28 de octubre de 2009 y, en consecuencia, DENEGAR el registro de la marca de

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producto ZOLO JEANS & COMPANY, solicitado por Luis Enrique Salverredy Tello. Con la intervención de los Vocales: María Soledad Ferreyros Castañeda, Néstor Manuel Escobedo Ferradas, Virginia María Rosasco Dulanto y Edgardo Enrique Rebagliati Castañón

MARIA SOLEDAD FERREYROS CASTAÑEDA Presidenta de la Sala de Propiedad Intelectual /go.

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